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第10060638号“U.S. POLO ASSN. SINCE 1890及图”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2018]第0000139733号
2018-08-02 00:00:00.0
申请人:波罗/劳伦有限公司
委托代理人:贝克麦坚时知识产权代理(北京)有限公司
被申请人:美国马球协会
委托代理人:广州鸿方知识产权咨询有限公司
申请人于2017年05月17日对第10060638号“U.S. POLO ASSN. SINCE 1890及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人“Polo Ralph Lauren”系列品牌是知名的美国服饰品牌。申请人“POLO”、“Polo Ralph Lauren”及图形系列商标在中国拥有极高的知名度和荣誉度,为消费者广泛知晓和喜爱。二、争议商标与申请人在先注册第783514号图形商标、第783516号“RALPH LAUREN及图”商标、第783515号“POLO BY RALPH LAUREN”商标(以下分别称引证商标一至三)构成使用在类似商品上的近似商标。三、争议商标构成对申请人在先著作权的马球骑手图形的抄袭和摹仿,损害了申请人在先著作权。同时,争议商标完整包含了申请人企业字号“POLO”,损害了申请人在先字号权。四、在争议商标申请日之前,申请人第25类上的第278874号“马球骑手图形”商标已获得注册,并在中国公众中取得了极高显著性和知名度,完全符合驰名商标的认定标准。争议商标与申请人驰名商标“马球骑手图形”商标极其近似。争议商标已构成对申请人驰名商标的摹仿和抄袭。五、争议商标的注册具有欺骗性,容易使公众对商品来源、质量等特点或者产地发生混淆误认。被申请人注册争议商标的行为违反了诚实信用原则,易造成不良社会影响。综上,申请人请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第(七)、(八)项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款之规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人向我委提交了以下主要证据(光盘):
1、从互联网下载的相关文章、报道、介绍、榜单、排名、年报相关页面、门店列表等;
2、检索报告中涉及店铺开业的部分报道;
3、相关期刊对申请人及其品牌的文章等;
4、申请人商标及其系列商标的部分商标注册信息;
5、相关异议裁定书、异议复审裁定书、无效宣告请求裁定书、不予注册决定书复印件等;
6、经过公证认定的申请人母公司副总裁就马球骑手图形的创作过程、首次公开发表情况及马球骑手图形获得著作权的情况等;
7、典型案例、法务通讯;
8、其他相关的证据材料。
被申请人答辩的主要理由:争议商标与三件引证商标未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。争议商标经过多年的使用已经获得了极高的知名度,已为相关公众所熟知。争议商标系被申请人所独创,争议商标与申请人享有著作权的图形未构成实质性相似。争议商标不构成对申请人驰名商标的抄袭和摹仿。据此,请求对争议商标予以维持。
被申请人向我委提交了以下主要证据(光盘):被申请人“U.S. POLO ASSN. ”品牌的知名情况;2012年至2016年期间“U.S. POLO ASSN. ”品牌销售情况;2010年至2013年期间美国马球协会品牌广告宣传情况;被申请人享有著作权的情况等证据。
经审理查明:一、争议商标由本案被申请人于2011年10月13日向商标局申请注册,2013年3月7日核准注册,核定使用在家用纺织品、床罩等商品上。2017年5月17日被本案申请人提起无效宣告申请。
二、申请人在争议商标申请注册日之前,申请注册了引证商标一至三,核定使用在第24类布、丝绒等商品上,时至本案审理之时,引证商标二为有效的注册商标。
引证商标一因连续三年停止使用,于2018年6月27日已被商标局以撤三字(2018)第Y009300号决定予以撤销。引证商标三因连续三年停止使用,于2017年10月11日已被商标局以撤三字(2017)第Y011091号决定予以撤销。上述两件引证商标撤销决定均未生效。
我委认为,鉴于争议商标获准注册日期早于2014年5月1日,依据法不溯及既往的原则,本案实体问题适用修改前《商标法》,程序问题适用修改后《商标法》。
鉴于《商标法》第七条的总则性规定已在修改前《商标法》中有所体现,故本案适用修改前《商标法》相关条款予以审理,结合当事人陈述的事实和理由,本案的焦点问题可归结为:
一、争议商标与三件引证商标是否构成修改前《商标法》第二十八条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标之情形。
争议商标核定使用的“家用纺织品”商品与引证商标二核定使用的布等商品,在功能用途、销售渠道等方面相同或相近,构成类似商品。争议商标由文字部分“U.S. POLO ASSN. SINCE 1890”和图形构成,其中图形部分与引证商标二显著识别部分图形在构图要素和视觉效果等方面相近,若二者并存于上述商品上易使相关公众混淆,故在上述商品上争议商标与引证商标二已构成修改前《商标法》第二十八条所指的使用在类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的“枕套;床单(纺织品);纺织品毛巾;床用毯子;床罩;鸭绒被;床上用覆盖物”商品与引证商标二核定使用的布等商品,在功能用途、销售对象等方面有所区别,未构成同一种或类似商品。故在上述商品上争议商标与引证商标二未构成修改前《商标法》第二十八条所指的使用在类似商品上的近似商标。
鉴于引证商标一、三最终权利状态对争议商标的注册核准情况没有实质性影响。故我委对申请商标与引证商标一、三是否构成近似商标不再予以评述。
二、引证商标四是否达到很高的知名度,争议商标的申请注册是否构成修改前《商标法》第十三条第二款所指的情形。
申请人提交的在案证据并未全面反映在争议商标申请注册日前,引证商标四所标示的商品在中国大陆地区使用、销售、市场占有率等情况,不足以证明在争议商标注册日前,引证商标四经长期、广泛宣传使用,已为中国大陆相关消费者所熟知。且引证商标四核定使用的商品与争议商标核定使用的商品功能用途有明显区别,所属行业也不同。因此,尚无充分证据认定争议商标的注册违反了修改前《商标法》第十三条第二款的规定,申请人之相关主张缺乏事实依据,我委不予支持。
三、争议商标的申请注册是否构成修改前《商标法》第三十一条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。
修改前《商标法》第三十一条所保护的“在先权利”是指,在系争商标申请注册日前已经取得的除商标权以外的其他权利,包括著作权。本案中,申请人主张著作权的马球骑手标识构图新颖,独创性较强,符合我国《著作权法》保护的作品。证据6中的《著作权登记证书》载明申请人经POLO RALPH LAUREN CORPORATION(美国)转让,于1984年12月11日取得了美术作品“Polo Player on Horse”标识除美国以外的所有国家的著作权。且证据6中的申请人与POLO RALPH LAUREN CORPORATION签订的转让书中也确认申请人享有马球骑手标识除美国以外的所有国家的版权。此外,在争议商标申请注册日之前,申请人已在包括中国在内的多个国家和地区将马球骑手标识作为商标进行注册并公开使用,被申请人对申请人马球骑手标识作品应有接触的可能性。争议商标的图形部分与申请人享有著作权的马球骑手标识在构图设计及外型上高度近似,被申请人未提交证据证明争议商标为其独立创作。综上可以推定,被申请人申请注册争议商标的行为损害了申请人的在先著作权,违反了修改前《商标法》第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
对于字号权的保护原则上应当以该字号在系争商标申请注册之前,在与系争商标核定使用的相同或类似商品行业经使用具有一定知名度,且系争商标与他人在先字号相同或基本相同为条件。本案申请人称争议商标的注册侵犯了其字号权,但申请人提交的证据尚不足以证明在争议商标申请注册日前其字号已在纺织品等行业内在中国相关公众中具有一定知名度,且本案争议商标与申请人字号“POLO”尚存在一定差异,未构成相同或基本相同,故争议商标的注册申请未构成修改前《商标法》第三十一条所指的“损害他人在先字号权”的情形。
四、争议商标的申请注册是否构成修改前《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项所指的情形。
修改前《商标法》第十条第一款第(七)项“夸大宣传并带有欺骗性”是指商标的文字或图形对其指定商品的质量等特点作了超过固有程度的表示。修改前《商标法》第十条第一款第(八)项“有害于社会主义道德风尚或者其他不良影响”主要是指,商标的文字、图形或者其他构成要素对社会公共利益、公共秩序产生消极、负面的影响。经审理,争议商标文字构成均不属于上述情形,其注册未违反修改前《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项的规定。
五、争议商标的申请注册是否构成修改前《商标法》第四十一条第一款所指情形。
修改前《商标法》第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”的行为,是指申请商标注册违反诚实信用原则,以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册,或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的,恶意进行注册。本案中,申请人尚无充分的证据证明,争议商标的注册采取了欺骗或不正当手段,违反了诚实信用原则。因此,申请人该项主张,我委亦不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照修改前《中华人民共和国商标法》第二十八条、第三十一条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我委裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
委托代理人:贝克麦坚时知识产权代理(北京)有限公司
被申请人:美国马球协会
委托代理人:广州鸿方知识产权咨询有限公司
申请人于2017年05月17日对第10060638号“U.S. POLO ASSN. SINCE 1890及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人“Polo Ralph Lauren”系列品牌是知名的美国服饰品牌。申请人“POLO”、“Polo Ralph Lauren”及图形系列商标在中国拥有极高的知名度和荣誉度,为消费者广泛知晓和喜爱。二、争议商标与申请人在先注册第783514号图形商标、第783516号“RALPH LAUREN及图”商标、第783515号“POLO BY RALPH LAUREN”商标(以下分别称引证商标一至三)构成使用在类似商品上的近似商标。三、争议商标构成对申请人在先著作权的马球骑手图形的抄袭和摹仿,损害了申请人在先著作权。同时,争议商标完整包含了申请人企业字号“POLO”,损害了申请人在先字号权。四、在争议商标申请日之前,申请人第25类上的第278874号“马球骑手图形”商标已获得注册,并在中国公众中取得了极高显著性和知名度,完全符合驰名商标的认定标准。争议商标与申请人驰名商标“马球骑手图形”商标极其近似。争议商标已构成对申请人驰名商标的摹仿和抄袭。五、争议商标的注册具有欺骗性,容易使公众对商品来源、质量等特点或者产地发生混淆误认。被申请人注册争议商标的行为违反了诚实信用原则,易造成不良社会影响。综上,申请人请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第(七)、(八)项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款之规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人向我委提交了以下主要证据(光盘):
1、从互联网下载的相关文章、报道、介绍、榜单、排名、年报相关页面、门店列表等;
2、检索报告中涉及店铺开业的部分报道;
3、相关期刊对申请人及其品牌的文章等;
4、申请人商标及其系列商标的部分商标注册信息;
5、相关异议裁定书、异议复审裁定书、无效宣告请求裁定书、不予注册决定书复印件等;
6、经过公证认定的申请人母公司副总裁就马球骑手图形的创作过程、首次公开发表情况及马球骑手图形获得著作权的情况等;
7、典型案例、法务通讯;
8、其他相关的证据材料。
被申请人答辩的主要理由:争议商标与三件引证商标未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。争议商标经过多年的使用已经获得了极高的知名度,已为相关公众所熟知。争议商标系被申请人所独创,争议商标与申请人享有著作权的图形未构成实质性相似。争议商标不构成对申请人驰名商标的抄袭和摹仿。据此,请求对争议商标予以维持。
被申请人向我委提交了以下主要证据(光盘):被申请人“U.S. POLO ASSN. ”品牌的知名情况;2012年至2016年期间“U.S. POLO ASSN. ”品牌销售情况;2010年至2013年期间美国马球协会品牌广告宣传情况;被申请人享有著作权的情况等证据。
经审理查明:一、争议商标由本案被申请人于2011年10月13日向商标局申请注册,2013年3月7日核准注册,核定使用在家用纺织品、床罩等商品上。2017年5月17日被本案申请人提起无效宣告申请。
二、申请人在争议商标申请注册日之前,申请注册了引证商标一至三,核定使用在第24类布、丝绒等商品上,时至本案审理之时,引证商标二为有效的注册商标。
引证商标一因连续三年停止使用,于2018年6月27日已被商标局以撤三字(2018)第Y009300号决定予以撤销。引证商标三因连续三年停止使用,于2017年10月11日已被商标局以撤三字(2017)第Y011091号决定予以撤销。上述两件引证商标撤销决定均未生效。
我委认为,鉴于争议商标获准注册日期早于2014年5月1日,依据法不溯及既往的原则,本案实体问题适用修改前《商标法》,程序问题适用修改后《商标法》。
鉴于《商标法》第七条的总则性规定已在修改前《商标法》中有所体现,故本案适用修改前《商标法》相关条款予以审理,结合当事人陈述的事实和理由,本案的焦点问题可归结为:
一、争议商标与三件引证商标是否构成修改前《商标法》第二十八条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标之情形。
争议商标核定使用的“家用纺织品”商品与引证商标二核定使用的布等商品,在功能用途、销售渠道等方面相同或相近,构成类似商品。争议商标由文字部分“U.S. POLO ASSN. SINCE 1890”和图形构成,其中图形部分与引证商标二显著识别部分图形在构图要素和视觉效果等方面相近,若二者并存于上述商品上易使相关公众混淆,故在上述商品上争议商标与引证商标二已构成修改前《商标法》第二十八条所指的使用在类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的“枕套;床单(纺织品);纺织品毛巾;床用毯子;床罩;鸭绒被;床上用覆盖物”商品与引证商标二核定使用的布等商品,在功能用途、销售对象等方面有所区别,未构成同一种或类似商品。故在上述商品上争议商标与引证商标二未构成修改前《商标法》第二十八条所指的使用在类似商品上的近似商标。
鉴于引证商标一、三最终权利状态对争议商标的注册核准情况没有实质性影响。故我委对申请商标与引证商标一、三是否构成近似商标不再予以评述。
二、引证商标四是否达到很高的知名度,争议商标的申请注册是否构成修改前《商标法》第十三条第二款所指的情形。
申请人提交的在案证据并未全面反映在争议商标申请注册日前,引证商标四所标示的商品在中国大陆地区使用、销售、市场占有率等情况,不足以证明在争议商标注册日前,引证商标四经长期、广泛宣传使用,已为中国大陆相关消费者所熟知。且引证商标四核定使用的商品与争议商标核定使用的商品功能用途有明显区别,所属行业也不同。因此,尚无充分证据认定争议商标的注册违反了修改前《商标法》第十三条第二款的规定,申请人之相关主张缺乏事实依据,我委不予支持。
三、争议商标的申请注册是否构成修改前《商标法》第三十一条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。
修改前《商标法》第三十一条所保护的“在先权利”是指,在系争商标申请注册日前已经取得的除商标权以外的其他权利,包括著作权。本案中,申请人主张著作权的马球骑手标识构图新颖,独创性较强,符合我国《著作权法》保护的作品。证据6中的《著作权登记证书》载明申请人经POLO RALPH LAUREN CORPORATION(美国)转让,于1984年12月11日取得了美术作品“Polo Player on Horse”标识除美国以外的所有国家的著作权。且证据6中的申请人与POLO RALPH LAUREN CORPORATION签订的转让书中也确认申请人享有马球骑手标识除美国以外的所有国家的版权。此外,在争议商标申请注册日之前,申请人已在包括中国在内的多个国家和地区将马球骑手标识作为商标进行注册并公开使用,被申请人对申请人马球骑手标识作品应有接触的可能性。争议商标的图形部分与申请人享有著作权的马球骑手标识在构图设计及外型上高度近似,被申请人未提交证据证明争议商标为其独立创作。综上可以推定,被申请人申请注册争议商标的行为损害了申请人的在先著作权,违反了修改前《商标法》第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
对于字号权的保护原则上应当以该字号在系争商标申请注册之前,在与系争商标核定使用的相同或类似商品行业经使用具有一定知名度,且系争商标与他人在先字号相同或基本相同为条件。本案申请人称争议商标的注册侵犯了其字号权,但申请人提交的证据尚不足以证明在争议商标申请注册日前其字号已在纺织品等行业内在中国相关公众中具有一定知名度,且本案争议商标与申请人字号“POLO”尚存在一定差异,未构成相同或基本相同,故争议商标的注册申请未构成修改前《商标法》第三十一条所指的“损害他人在先字号权”的情形。
四、争议商标的申请注册是否构成修改前《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项所指的情形。
修改前《商标法》第十条第一款第(七)项“夸大宣传并带有欺骗性”是指商标的文字或图形对其指定商品的质量等特点作了超过固有程度的表示。修改前《商标法》第十条第一款第(八)项“有害于社会主义道德风尚或者其他不良影响”主要是指,商标的文字、图形或者其他构成要素对社会公共利益、公共秩序产生消极、负面的影响。经审理,争议商标文字构成均不属于上述情形,其注册未违反修改前《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项的规定。
五、争议商标的申请注册是否构成修改前《商标法》第四十一条第一款所指情形。
修改前《商标法》第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”的行为,是指申请商标注册违反诚实信用原则,以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册,或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的,恶意进行注册。本案中,申请人尚无充分的证据证明,争议商标的注册采取了欺骗或不正当手段,违反了诚实信用原则。因此,申请人该项主张,我委亦不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照修改前《中华人民共和国商标法》第二十八条、第三十一条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我委裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
数据来源:中国商标网




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