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第16772554号“TASMANUGG”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2019]第0000275528号
2019-11-15 00:00:00.0
申请人:德克斯户外用品有限公司
委托代理人:永新专利商标代理有限公司
被申请人:温特沃斯有限公司
委托代理人:河北省商标事务所有限公司
申请人于2019年01月11日对第16772554号“TASMANUGG”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人在先注册的第880518号“UGG”商标(以下称引证商标一)、第9284811号“UGG”商标(以下称引证商标二)、第5697349号“UGG”商标(以下称引证商标三)、第13917021号“UGG”商标(以下称引证商标四)、第8044747号“UGG”商标(以下称引证商标五)、第9272334号“TASMAN”商标(以下称引证商标六)、国际注册第1037027号“UGG”商标(以下称引证商标七)构成使用在相同或类似商品上的近似商标。争议商标与上述引证商标共存极易造成消费者的混淆误认。二、申请人UGG商标在全球范围包括中国在内有着极高的知名度和影响力,并于2011年被商标局认定为使用在“鞋”商品上的驰名商标。争议商标与申请人驰名商标构成混淆性近似。被申请人及其关联公司具有明显傍名牌的恶意,该商标的使用和注册将淡化申请人驰名商标的显著性,损害申请人作为驰名商标所有人的合法权益。三、被申请人在商标使用和宣传中将“UGG”突出使用,具有明显不当利用申请人品牌的知名度误导公众的主观恶意,该行为违反诚实信用原则。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第七条、第十条第一款第(八)项、第十三条、第三十条和第四十四条的规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘形式):
1.申请人的商标注册信息;
2.“UGG”品牌的部门总监出具的宣誓书及其中文译文;
3.申请人在其它国家和地区注册商标的情况;
4.申请人中国区域品牌维护经理出具的宣誓书、广州得克信息咨询有限公司出具的UGG生产订单证明和达珂思(北京)贸易有限公司出具的销售证明;
5.申请人在中国的生产商提供的证明以及2008-2009年“UGG”产品进口到中国的海关报关单、发票和货物包装单据;
6.申请人与其被许可人的商标许可合同、被许可人与部分广告代理商签订的广告合同及发票以及生产、销售证明;
7.2008-2010年部分中国杂志和报纸对申请人及其UGG品牌的报道;
8.国家图书馆出具的2010年以前“UGG”在中国公开出版的报纸和期刊中的检索报告;
9.《商标管理案件中认定的350件驰名商标(七)》;
10.相关部门作出的裁定、判决书;
11.UGG官网上有关TASMAN产品的图片和信息;
12.被申请人微信公众号公证书、官网打印页、天猫网点信息页。
被申请人答辩的主要理由:1、争议商标与引证商标一、二、三、四、五、六、七未构成近似商标,不易造成消费者的混淆误认。2、争议商标经过被申请人的宣传、使用已具有极高的知名度和影响力。3、UGG是澳洲雪地靴的通用名称,不属于任何一家公司。综上,请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据(光盘形式):1、悉尼旅游指南。2、相关宣传、使用证据。3、外观设计专利证书。4、商标注册证书。
我局将被申请人的答辩意见寄送给申请人质证,申请人质证称,坚持其无效宣告理由,请求宣告争议商标无效,并补充提交以下证据:13、相关裁定书。14、申请人的知识产权顾问出具的声明书。15、相关侵权报道。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2015年4月22日提出注册申请,后经我局异议决定准予注册,其核准注册日为2017年9月14日,核定使用在第25类服装、鞋、袜等商品上,商标专用权期限至2026年6月13日。
2、引证商标一、三、四、六的申请注册日及核准注册日均早于争议商标的申请注册日,分别核定使用在第25类鞋、袜、服装等商品上。至本案审理之时,引证商标一、三、四、六均在专用权期限内,其所有人为本案申请人。
3、引证商标二、五均由申请人所有,上述引证商标的申请注册日早于争议商标申请日,初步审定公告日晚于争议商标申请注册日,引证商标二核定使用在第25类袜等商品上;引证商标五核定使用在服装等商品上。上述引证商标均在专用权期限内。
4、引证商标七在中国获得领土延伸保护的日期早于争议商标申请注册日,指定使用在第25类鞋类、帽类等商品上,引证商标七所有人为本案申请人,至本案审理之时,引证商标七在专用权期限内。
以上事实有商标档案在案佐证。
5、2011年11月,国家工商行政管理总局商标局在商标管理案件中认定申请人的“UGG”商标在第25类鞋商品上具有较高知名度并为相关公众所熟知。以上事实有申请人提交的证据9在案佐证。
我局认为,2019年4月23日修订的《商标法》已经于2019年11月1日实施,争议商标于2017年6月14日获准注册,根据法不溯及既往的原则,实体问题应适用2013年《商标法》,本案的相关程序问题适用现行《商标法》。2013年《商标法》第七条第一款的规定属于原则性条款,其具体内容已体现在2013年《商标法》相关具体条款中。我局将依据相关具体条款对本案进行审理。
鉴于引证商标二、五的申请注册日早于争议商标的申请注册日,但初步审定公告日晚于争议商标的申请注册日,因此,争议商标与引证商标二、五的权利冲突问题应适用2013年《商标法》第三十一条规定进行审理。
争议商标“TASMANUGG”完整包含引证商标一、二、三、四、五、七“UGG”、引证商标六“TASMAN”,其含义无明显区别。争议商标与引证商标一、二、三、四、五、六、七已构成近似商标。争议商标指定使用的服装、鞋等商品与引证商标一、二、三、四、五、六、七核定使用的鞋、袜等商品在功能、用途等方面关联密切,属于相同或类似商品。同时我局查明事实5表明,申请人的“UGG”商标经过申请人的宣传使用已具有一定的知名度。争议商标的注册使用,易使相关公众认为上述商品来源于同一市场主体或存在某种关联,进而产生混淆。争议商标与引证商标一、二、三、四、五、六、七已分别构成使用在相同或类似商品上的近似商标。
鉴于我局依据2013年《商标法》第三十条、第三十一条的规定对申请人的在先商标权予以保护时已考虑到引证商标的知名度,并据此支持了申请人的评审请求,故本案无需再适用2013年《商标法》第十三条的规定进行审理。
争议商标本身无任何消极或贬损含义,作商标使用不会产生不良社会影响,争议商标未违反2013年《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
另,鉴于我局已适用2013年《商标法》第三十条、第三十一条进行审理,并认为争议商标应予无效宣告,申请人的在先商标权利已得到保护。因此,我局不再适用2013年《商标法》第四十四条第一款对本案进行审理。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:永新专利商标代理有限公司
被申请人:温特沃斯有限公司
委托代理人:河北省商标事务所有限公司
申请人于2019年01月11日对第16772554号“TASMANUGG”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人在先注册的第880518号“UGG”商标(以下称引证商标一)、第9284811号“UGG”商标(以下称引证商标二)、第5697349号“UGG”商标(以下称引证商标三)、第13917021号“UGG”商标(以下称引证商标四)、第8044747号“UGG”商标(以下称引证商标五)、第9272334号“TASMAN”商标(以下称引证商标六)、国际注册第1037027号“UGG”商标(以下称引证商标七)构成使用在相同或类似商品上的近似商标。争议商标与上述引证商标共存极易造成消费者的混淆误认。二、申请人UGG商标在全球范围包括中国在内有着极高的知名度和影响力,并于2011年被商标局认定为使用在“鞋”商品上的驰名商标。争议商标与申请人驰名商标构成混淆性近似。被申请人及其关联公司具有明显傍名牌的恶意,该商标的使用和注册将淡化申请人驰名商标的显著性,损害申请人作为驰名商标所有人的合法权益。三、被申请人在商标使用和宣传中将“UGG”突出使用,具有明显不当利用申请人品牌的知名度误导公众的主观恶意,该行为违反诚实信用原则。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第七条、第十条第一款第(八)项、第十三条、第三十条和第四十四条的规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘形式):
1.申请人的商标注册信息;
2.“UGG”品牌的部门总监出具的宣誓书及其中文译文;
3.申请人在其它国家和地区注册商标的情况;
4.申请人中国区域品牌维护经理出具的宣誓书、广州得克信息咨询有限公司出具的UGG生产订单证明和达珂思(北京)贸易有限公司出具的销售证明;
5.申请人在中国的生产商提供的证明以及2008-2009年“UGG”产品进口到中国的海关报关单、发票和货物包装单据;
6.申请人与其被许可人的商标许可合同、被许可人与部分广告代理商签订的广告合同及发票以及生产、销售证明;
7.2008-2010年部分中国杂志和报纸对申请人及其UGG品牌的报道;
8.国家图书馆出具的2010年以前“UGG”在中国公开出版的报纸和期刊中的检索报告;
9.《商标管理案件中认定的350件驰名商标(七)》;
10.相关部门作出的裁定、判决书;
11.UGG官网上有关TASMAN产品的图片和信息;
12.被申请人微信公众号公证书、官网打印页、天猫网点信息页。
被申请人答辩的主要理由:1、争议商标与引证商标一、二、三、四、五、六、七未构成近似商标,不易造成消费者的混淆误认。2、争议商标经过被申请人的宣传、使用已具有极高的知名度和影响力。3、UGG是澳洲雪地靴的通用名称,不属于任何一家公司。综上,请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据(光盘形式):1、悉尼旅游指南。2、相关宣传、使用证据。3、外观设计专利证书。4、商标注册证书。
我局将被申请人的答辩意见寄送给申请人质证,申请人质证称,坚持其无效宣告理由,请求宣告争议商标无效,并补充提交以下证据:13、相关裁定书。14、申请人的知识产权顾问出具的声明书。15、相关侵权报道。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2015年4月22日提出注册申请,后经我局异议决定准予注册,其核准注册日为2017年9月14日,核定使用在第25类服装、鞋、袜等商品上,商标专用权期限至2026年6月13日。
2、引证商标一、三、四、六的申请注册日及核准注册日均早于争议商标的申请注册日,分别核定使用在第25类鞋、袜、服装等商品上。至本案审理之时,引证商标一、三、四、六均在专用权期限内,其所有人为本案申请人。
3、引证商标二、五均由申请人所有,上述引证商标的申请注册日早于争议商标申请日,初步审定公告日晚于争议商标申请注册日,引证商标二核定使用在第25类袜等商品上;引证商标五核定使用在服装等商品上。上述引证商标均在专用权期限内。
4、引证商标七在中国获得领土延伸保护的日期早于争议商标申请注册日,指定使用在第25类鞋类、帽类等商品上,引证商标七所有人为本案申请人,至本案审理之时,引证商标七在专用权期限内。
以上事实有商标档案在案佐证。
5、2011年11月,国家工商行政管理总局商标局在商标管理案件中认定申请人的“UGG”商标在第25类鞋商品上具有较高知名度并为相关公众所熟知。以上事实有申请人提交的证据9在案佐证。
我局认为,2019年4月23日修订的《商标法》已经于2019年11月1日实施,争议商标于2017年6月14日获准注册,根据法不溯及既往的原则,实体问题应适用2013年《商标法》,本案的相关程序问题适用现行《商标法》。2013年《商标法》第七条第一款的规定属于原则性条款,其具体内容已体现在2013年《商标法》相关具体条款中。我局将依据相关具体条款对本案进行审理。
鉴于引证商标二、五的申请注册日早于争议商标的申请注册日,但初步审定公告日晚于争议商标的申请注册日,因此,争议商标与引证商标二、五的权利冲突问题应适用2013年《商标法》第三十一条规定进行审理。
争议商标“TASMANUGG”完整包含引证商标一、二、三、四、五、七“UGG”、引证商标六“TASMAN”,其含义无明显区别。争议商标与引证商标一、二、三、四、五、六、七已构成近似商标。争议商标指定使用的服装、鞋等商品与引证商标一、二、三、四、五、六、七核定使用的鞋、袜等商品在功能、用途等方面关联密切,属于相同或类似商品。同时我局查明事实5表明,申请人的“UGG”商标经过申请人的宣传使用已具有一定的知名度。争议商标的注册使用,易使相关公众认为上述商品来源于同一市场主体或存在某种关联,进而产生混淆。争议商标与引证商标一、二、三、四、五、六、七已分别构成使用在相同或类似商品上的近似商标。
鉴于我局依据2013年《商标法》第三十条、第三十一条的规定对申请人的在先商标权予以保护时已考虑到引证商标的知名度,并据此支持了申请人的评审请求,故本案无需再适用2013年《商标法》第十三条的规定进行审理。
争议商标本身无任何消极或贬损含义,作商标使用不会产生不良社会影响,争议商标未违反2013年《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
另,鉴于我局已适用2013年《商标法》第三十条、第三十一条进行审理,并认为争议商标应予无效宣告,申请人的在先商标权利已得到保护。因此,我局不再适用2013年《商标法》第四十四条第一款对本案进行审理。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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