当前位置: 首页 > 商标工具 > 商评委|商标局评审文书
第16827728号“鹿鼎记”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2019]第0000217347号
2019-09-11 00:00:00.0
申请人:明河社出版有限公司
委托代理人:中国商标专利事务所有限公司
被申请人:东莞市鹿鼎记实业投资有限公司
委托代理人:北京力量国际知识产权代理有限公司
申请人于2018年11月19日对第16827728号“鹿鼎记”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、《鹿鼎记》为金庸先生创作且享有著作权的小说作品,具有极高知名度。争议商标完全复制“鹿鼎记”这一知名作品名称,损害了金庸先生对该知名作品名称所享有的在先商品化权益。二、金庸先生的武侠小说作品均具有极高知名度,导致被侵犯频率高,已存在在先权利人及利害关系人积极维权后被予以支持的案例,本案也同样应予以支持。三、被申请人在明知《鹿鼎记》这一作品知名度的情况下仍擅自将其注册商标,属于窃取他人智慧成果的行为,违背了诚实信用原则,具有不良影响。综上,请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第(八)项、第三十二条、第四十四条第一款及第四十五条的规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1.金庸作品集的传播概况、《鹿鼎记》图书封面、出版信息页;
2.申请人与金庸先生签署的授权使用协议、授权维权的声明书、著作权许可使用合同;
3.“鹿鼎记”在线词典搜索结果、“鹿鼎记”与金庸之间的对应关系;
4.《鹿鼎记》版本情况概览、《鹿鼎记》网络销量及读者评价、读者对《鹿鼎记》的关注讨论及评价;
5.《鹿鼎记》馆藏信息截图、学术界对《鹿鼎记》的研究和分析网页截图;
6.基于《鹿鼎记》改编的影视、游戏等作品信息;
7.商评委发布的第12221479号“新笑傲江湖”商标无效宣告案评审文书网页截图。
被申请人答辩的主要理由:一、“鹿鼎记”为答辩人独创,为答辩人字号。“鹿鼎记”是答辩人2012年申请的“鹿鼎轩”商标的延伸,有独特含义。二、申请人的“鹿鼎记”三个字不构成版权,不属于申请人的合法权益。三、“鹿鼎记”在多个类别均有注册,符合商标法的规定。四、“鹿鼎记”作为公司产品品牌和服务字号,已广泛使用。申请人是利用商标程序进行不正当竞争。请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据:所获荣誉、广告宣传资料、销售发票、产品外包装、产品介绍及营业情况、体验馆开业照片、广东电视台视频。
针对被申请人的答辩理由和证据,申请人坚持其无效宣告理由,并主张争议商标非被申请人原创,被申请人存在恶意抢注的客观行为,被申请人注册的第43类第16368139号“鹿鼎记”商标的样式摹仿周星驰版“鹿鼎记”电影的字体。被申请人提交的证据不能证明其主张的核心事实,部分证据与本案缺乏关联性。
申请人补充提交以下主要证据:“鹿鼎山”百度百科、商标信息、北京畅游天下网络科技有限公司简介。
经审理查明:1.争议商标由东莞市鹿鼎记餐饮管理有限公司于2015年4月28日申请注册,经我局审查决定予以核准,核定使用在第43类饭店、茶馆等服务上,其注册公告刊登在第1519期(2016年9月14日)《商标公告》上,于2018年3月10日名义变更为本案被申请人。现为有效注册商标。
2.根据申请人提交的证据2中的2002年1月1日签订的《著作权许可使用合同》、2015年3月29日签订的《授权委托书》、2015年7月1日签订的《授权书》、2018年7月19日签订的《声明书》,可以证明申请人享有《金庸作品集》(包括《鹿鼎记》在内的十二部作品)在中国境内除以图书形式出版发行简体字中文版本外的其他专有使用权及有权利和义务开展任何合法的维权行动,且《金庸作品集》的作者及著作权人查良镛(笔名:金庸)先生授权申请人对任何第三方在中国境内侵犯《金庸作品集》著作权及其他与作品相关之合法权益的行为,以被授权人的名义开展任何合法的维权行动。
以上事实由商标档案及申请人提交的证据在案予以佐证。
我局认为,《商标法》第七条为总则性条款,我局将根据申请人的具体评审理由并适用相应的实体条款予以审理。
申请人主张争议商标损害了金庸先生对知名作品名称“鹿鼎记”所享有的在先商品化权益。根据《商标法》第三十二条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。该条款所指的在先权利不仅包括现行法律已经明确规定的在先法定权利,也包括根据《民法通则》和其他法律的规定应予保护的合法权益。申请人所主张的就其小说作品名称享有的权利,虽非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型,但当小说作品的名称因具有一定知名度而能够与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合时,小说作品相关公众有可能将其对于小说作品的认知与情感投射于小说作品名称之上,从而对其结合的商品或服务产生好感以及信任感,使权利人有可能据此获得小说作品发行以外的商业价值与交易机会。在这种情况下,该小说作品名称可作为在先合法权益予以保护。我局认为,申请人提交的证据可以证明,《鹿鼎记》为金庸先生于1972年创作完成的长篇武侠小说,在争议商标申请日前已具有相当高的知名度,已为相关公众所了解,其知名度的取得是金庸先生及申请人创造性劳动的结果,由此知名的作品名称所带来的商业价值和商业机会也是金庸先生及申请人投入大量劳动和资本所获得。因此,《鹿鼎记》作为在先知名小说作品名称应当作为在先合法权益得到保护。鉴于在先知名小说作品名称《鹿鼎记》具有一定的独创性和显著性,而争议商标所采用的文字组合与该小说作品名称完全相同。在此情形下,争议商标在其核定服务上的注册与使用,容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或与权利人存在特定联系。被申请人申请注册争议商标的行为不当利用了他人享有合法在先权利的知名小说作品名称的知名度及影响力,挤占了作品权利人基于该作品名称而享有的市场优势地位和交易机会,故争议商标的注册侵犯了申请人所主张的知名作品名称所享有的在先权益,已构成《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”所指的情形。
《商标法》第十条第一款第(八)项所指的不良影响,是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。我局经审理认为,目前尚无证据表明争议商标存在上述情形。故争议商标未违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
鉴于我局已适用《商标法》第三十二条的规定宣告争议商标无效,故对于争议商标是否构成《商标法》第四十四条第一款所指情形不再单独评述。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:中国商标专利事务所有限公司
被申请人:东莞市鹿鼎记实业投资有限公司
委托代理人:北京力量国际知识产权代理有限公司
申请人于2018年11月19日对第16827728号“鹿鼎记”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、《鹿鼎记》为金庸先生创作且享有著作权的小说作品,具有极高知名度。争议商标完全复制“鹿鼎记”这一知名作品名称,损害了金庸先生对该知名作品名称所享有的在先商品化权益。二、金庸先生的武侠小说作品均具有极高知名度,导致被侵犯频率高,已存在在先权利人及利害关系人积极维权后被予以支持的案例,本案也同样应予以支持。三、被申请人在明知《鹿鼎记》这一作品知名度的情况下仍擅自将其注册商标,属于窃取他人智慧成果的行为,违背了诚实信用原则,具有不良影响。综上,请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第(八)项、第三十二条、第四十四条第一款及第四十五条的规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1.金庸作品集的传播概况、《鹿鼎记》图书封面、出版信息页;
2.申请人与金庸先生签署的授权使用协议、授权维权的声明书、著作权许可使用合同;
3.“鹿鼎记”在线词典搜索结果、“鹿鼎记”与金庸之间的对应关系;
4.《鹿鼎记》版本情况概览、《鹿鼎记》网络销量及读者评价、读者对《鹿鼎记》的关注讨论及评价;
5.《鹿鼎记》馆藏信息截图、学术界对《鹿鼎记》的研究和分析网页截图;
6.基于《鹿鼎记》改编的影视、游戏等作品信息;
7.商评委发布的第12221479号“新笑傲江湖”商标无效宣告案评审文书网页截图。
被申请人答辩的主要理由:一、“鹿鼎记”为答辩人独创,为答辩人字号。“鹿鼎记”是答辩人2012年申请的“鹿鼎轩”商标的延伸,有独特含义。二、申请人的“鹿鼎记”三个字不构成版权,不属于申请人的合法权益。三、“鹿鼎记”在多个类别均有注册,符合商标法的规定。四、“鹿鼎记”作为公司产品品牌和服务字号,已广泛使用。申请人是利用商标程序进行不正当竞争。请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据:所获荣誉、广告宣传资料、销售发票、产品外包装、产品介绍及营业情况、体验馆开业照片、广东电视台视频。
针对被申请人的答辩理由和证据,申请人坚持其无效宣告理由,并主张争议商标非被申请人原创,被申请人存在恶意抢注的客观行为,被申请人注册的第43类第16368139号“鹿鼎记”商标的样式摹仿周星驰版“鹿鼎记”电影的字体。被申请人提交的证据不能证明其主张的核心事实,部分证据与本案缺乏关联性。
申请人补充提交以下主要证据:“鹿鼎山”百度百科、商标信息、北京畅游天下网络科技有限公司简介。
经审理查明:1.争议商标由东莞市鹿鼎记餐饮管理有限公司于2015年4月28日申请注册,经我局审查决定予以核准,核定使用在第43类饭店、茶馆等服务上,其注册公告刊登在第1519期(2016年9月14日)《商标公告》上,于2018年3月10日名义变更为本案被申请人。现为有效注册商标。
2.根据申请人提交的证据2中的2002年1月1日签订的《著作权许可使用合同》、2015年3月29日签订的《授权委托书》、2015年7月1日签订的《授权书》、2018年7月19日签订的《声明书》,可以证明申请人享有《金庸作品集》(包括《鹿鼎记》在内的十二部作品)在中国境内除以图书形式出版发行简体字中文版本外的其他专有使用权及有权利和义务开展任何合法的维权行动,且《金庸作品集》的作者及著作权人查良镛(笔名:金庸)先生授权申请人对任何第三方在中国境内侵犯《金庸作品集》著作权及其他与作品相关之合法权益的行为,以被授权人的名义开展任何合法的维权行动。
以上事实由商标档案及申请人提交的证据在案予以佐证。
我局认为,《商标法》第七条为总则性条款,我局将根据申请人的具体评审理由并适用相应的实体条款予以审理。
申请人主张争议商标损害了金庸先生对知名作品名称“鹿鼎记”所享有的在先商品化权益。根据《商标法》第三十二条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。该条款所指的在先权利不仅包括现行法律已经明确规定的在先法定权利,也包括根据《民法通则》和其他法律的规定应予保护的合法权益。申请人所主张的就其小说作品名称享有的权利,虽非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型,但当小说作品的名称因具有一定知名度而能够与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合时,小说作品相关公众有可能将其对于小说作品的认知与情感投射于小说作品名称之上,从而对其结合的商品或服务产生好感以及信任感,使权利人有可能据此获得小说作品发行以外的商业价值与交易机会。在这种情况下,该小说作品名称可作为在先合法权益予以保护。我局认为,申请人提交的证据可以证明,《鹿鼎记》为金庸先生于1972年创作完成的长篇武侠小说,在争议商标申请日前已具有相当高的知名度,已为相关公众所了解,其知名度的取得是金庸先生及申请人创造性劳动的结果,由此知名的作品名称所带来的商业价值和商业机会也是金庸先生及申请人投入大量劳动和资本所获得。因此,《鹿鼎记》作为在先知名小说作品名称应当作为在先合法权益得到保护。鉴于在先知名小说作品名称《鹿鼎记》具有一定的独创性和显著性,而争议商标所采用的文字组合与该小说作品名称完全相同。在此情形下,争议商标在其核定服务上的注册与使用,容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或与权利人存在特定联系。被申请人申请注册争议商标的行为不当利用了他人享有合法在先权利的知名小说作品名称的知名度及影响力,挤占了作品权利人基于该作品名称而享有的市场优势地位和交易机会,故争议商标的注册侵犯了申请人所主张的知名作品名称所享有的在先权益,已构成《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”所指的情形。
《商标法》第十条第一款第(八)项所指的不良影响,是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。我局经审理认为,目前尚无证据表明争议商标存在上述情形。故争议商标未违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
鉴于我局已适用《商标法》第三十二条的规定宣告争议商标无效,故对于争议商标是否构成《商标法》第四十四条第一款所指情形不再单独评述。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




京公网安备 11030102010201号