申请人：黄道益活络油有限公司
　　委托代理人：中国专利代理(香港)有限公司
　　被申请人：香港黄道益医药集团控股有限公司
　　委托代理人：全洲（北京）国际知识产权代理有限公司
　　
　　申请人于2018年12月06日对第12145795号“黄道益”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
　　申请人的主要理由：一、“黄道益”来源于黄道益先生的姓名。申请人经黄道益先生授权，将“黄道益”作为商标和字号注册和使用，“黄道益”作为商标和字号显著性极强。经过五十年的发展，“黄道益”商标和字号在香港特别行政区和中国大陆地区享有较高知名度。争议商标与申请人注册于第5类的第3365258号“黄道益”商标（以下称引证商标一）、第4941024号“黄道益”商标（以下称引证商标二）、第16239690号“黄道益”商标（以下称引证商标三）、第16239693号“黄道益”商标（以下称引证商标四）构成使用在类似商品或服务上的近似商标。二、争议商标侵害了申请人的在先商号权及申请人的创始人黄道益先生的姓名权。三、被申请人早已知晓申请人及其创始人黄道益先生，其受让争议商标具有明显的恶意。争议商标的转让人深圳玉宝记投资有限公司及其关联公司具有将与引证商标和申请人的其他商标相同或近似的商标申请注册为其商标的恶意。经查证，被申请人与“深圳玉宝记投资有限公司”、“深圳市自然堂医药科技有限公司（现名称：深圳市自然堂医药有限公司）”、“贵州黄道益医药科技有限公司”为关联公司，四家公司的主要股东/法定代表人/均为彭伟杰、彭永权或彭伟豪等。被申请人的股东/董事彭伟杰利用其作为股东的“深圳市自然堂医药科技有限公司（现名称：深圳市自然堂医药有限公司）”在第5类“药油”等商品上申请注册“黄道益”、“创活络”、“本港道益创”、“本港道益制”、“活络油”商标，并在网站上宣传、销售与申请人的知名商品“黄道益活络油”的包装高度近似的活络油产品。被申请人企图利用引证商标及申请人商品的知名度获取不正当利益的恶意明显。四、争议商标易使相关公众将标识争议商标服务与申请人及申请人创始人相联系，误导公众，带有欺骗性，具有不良影响。综上，依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）、（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的相关规定，申请人请求宣告争议商标无效。
　　申请人提交了以下主要证据：1.申请人主体资格证明文件；2.引证商标一至四商标证复印件；3.引证商标来源于黄道益先生的姓名的证据；4.异议决定书、异议复审裁定书、相关法院判决；5.黄道益先生及申请人在1968年至2012年期间生产及销售的活络油产品的包装；6.1982年5月24日香港税务局商业登记署颁发的“中国医馆制药厂”的《商业登记证》；7.申请人在相关的报刊、公共汽车、电车、地铁、电视等发布的广告，部分产品宣传册；8.《感谢捐献及证明书》、福幼基金会宣传资料；9.香港知识产权署商标注册处公布的“黄道益”文字的商标记录；10.报纸、网站等媒体对黄道益活络油的相关报道；11.商标使用《确认书》、《经销协议》；12.香港公司注册处颁发的相关黄氏医药有限公司的更名记录；13.全国企业信用信息公示系统公布的关于广州维健医药保健品进出口有限公司的资料；14.《商标使用许可协议》；15.《医药产品注册证》、《进口药品检验报告书》；16.对黄道益活络油推广、销售、打假事宜的委托书；17.香港出口证、中国海关进出口货物报关单、海关进出口增值税发票；18.黄道益活络油宣传彩页；19.黄道益活络油广告宣传证据；20.申请人参加展会证据；21.刊登于2002年第4期的《中国药业》的“2002年2月全国药品零售市场厂家销售百强榜”等；22.申请人或引证商标的被许可使用人在中国内地打击假冒黄道益活络油的证据；23.《白沙侨报》关于黄道益先生的报道；24.被申请人在英国公司注册处的登记信息；25.撤销三年不使用决定书；26.被申请人名下商标注册申请清单；26.争议商标转让人深圳玉宝记投资有限公司企业信用报告及其名下商标注册申请列表；27.被申请人股东/董事彭伟杰名下的关联公司深圳市自然堂医药科技有限公司的公司商业登记资料、网站介绍、商标注册申请清单；28.深圳市自然堂医药科技有限公司宣传销售与申请人知名商品“黄道益活络油”包装高度近似的活络油产品的网页截图；29.被申请人股东/董事彭伟杰名下的关联公司贵州黄道益医药科技有限公司的公司商业登记资料、网站宣传简介、商标注册申请清单；30.贵州黄道益医药科技有限公司宣传销售与申请人知名商品“黄道益活络油”包装高度近似的活络油产品的网页截图；31.有关被申请人股东/董事彭伟杰关联公司虚假宣传黄道益商品的证据。
　　被申请人答辩的主要理由：争议商标与引证商标各核定使用的商品属于完全不同的国际分类，二者不构成相同或类似商品上的近似商标，申请人与黄道益先生本人无任何商业或法人关联，亦不能提供出经过黄道益先生本人授权的有效文件，不构成争议商标的合法在先权利障碍。争议商标经过商标局实质审查已公告并注册，充分证明争议商标不存在在先权利障碍或违反《商标法》禁用条款，依法享有无可辩驳的合法权利。争议商标和引证商标各核定的商品不同，双方商标不构成相同或类似商品上的近似商标，争议商标的注册并没有违反《商标法》第三十条的相关规定。争议商标的注册不构成《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。争议商标系被申请人独创设计，经长期宣传使用，已具有一定的知名度和影响力，与被申请人建立了唯一、对应的紧密联系，不存在恶意注册行为，未违反诚实信用原则，不会使消费者产生混淆和误认，不会扰乱市场秩序及商标注册秩序。争议商标的注册并不违反《商标法》第七条第一款、第十条第一款第（七）、（八）项、第四十四条第一款的相关规定。请求维持争议商标的注册。
　　被申请人提交了以下主要证据：1.申请人所生产的“黄道益活络油”被认定为假药案例；2.注册商标使用许可授权书；3.商标使用许可备案书；4.企业投资人证明；5.商标使用证据；6.媒体报道；7.公司荣誉；8.微信公众号公证书；9.申请人申请人注册第35类服务的“黄道益”商标；10.商评字【2017】第120946号无效宣告请求裁定书。
　　针针对被申请人的答辩意见，申请人发表质证意见如下：申请人对被申请人提交的理由和证据均不予认可，请求宣告争议商标无效。
　　申请人在质证阶段向我局提交以下证据：1.（2017）京73行初8619号判决书；2.专利审查决定书；3.《进口药品批件》。
　　经审理查明：1.争议商标由佛山市海纳百川企业服务有限公司于2013年2月4日申请注册，2014年8月7日获准注册，核定使用在第35类替他人推销；寻找赞助；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务等服务上，2016年2月20日经我局核准转让予深圳玉宝记投资有限公司，2018年6月6日经我局核准转让予香港黄道益医药集团控股有限公司，即本案被申请人。
　　2.引证商标一、二早于争议商标的获准注册，分别核定使用在第5类医用药等商品上，引证商标三、四晚于争议商标申请注册，现均为申请人所有的有效注册商标。
　　3.申请人于2017年02月21日对争议商标提出无效宣告请求，为进一步查明事实，我局调取了申请人于2015年10月29日向我局提交的无效宣告案卷，申请人在该案中的主要理由：1、争议商标与申请人的第3365258号“黄道益”商标（以下称引证商标一）、第4941024号“黄道益”商标（以下称引证商标二）构成使用在类似商品或服务上的近似商标。2、争议商标侵犯了申请人的在先商号权和申请人的创始人黄道益先生的姓名权。3、争议商标系对申请人知名商标及产品名称的抄袭和摹仿，且争议商标的原注册人及本案申请人均申请注册了大量他人知名商标，主观恶意明显。争议商标申请人及被申请人利用“黄道益”的较高的市场知名度获取不正当的利益，攀附黄道益先生、引证商标及申请人的良好声誉和商誉的意图明显，带有欺骗性，容易使公众对服务的来源产生误认，违反了诚实信用原则。4、被申请人的股东利用其名下关联公司的名义在第5类药油等商品上申请注册“黄道益”等商标及其他类别申请注册“活络油”等与申请人相关的商标以及其他人知名商标，并在网站上宣传销售与申请人知名商品“黄道益活络油”包装高度近似的活络油产品。综上，请求依据《商标法》第七条第一款、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，宣告争议商标无效。申请人向我局提交了以下主要证据（均为复印件）：1、申请人商标注册证及续展证明；2、申请人与相关公司签署的确认书、经销协议、商标使用许可协议等；3、申请人的进出口药品注册证、医药产品注册证、进口药品检验报告书、原产地证书、出口证、报关单、委托书、销售发票、成交确认书等材料；4、黄道益活络油照片；5、申请人在中国内地的广告宣传资料；6、申请人“黄道益活络油”在中国内地的产品市场排名情况；7、申请人在中国内地打击假冒“黄道益活络油”的资料；8、申请人公司注册证书、外国（地区）企业常驻代表机构登记证；9、申请人创始人黄道益先生的身份证、声明书、个人荣誉称号等资料；10、被申请人及其相关公司的信息资料；11、相关案件的异议复审裁定书；12、其他证据材料。
　　以上事实由商标档案及申请人提交的在案证据予以佐证。
　　我局认为，《商标法实施条例》第六十二条规定：“商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。”
　　对比本案和申请人于2017年02月21日对争议商标提出无效宣告请求时提出的事实和理由，申请人在本案中新提交了用以证明其引证商标具有较高知名度、被申请人在英国的工商登记情况等证据，已不属于《商标法实施条例》第六十二条所指的相同事实和理由，因此，我局将依据商标法的具体规定对本案进行全面审理。本案涉及以下焦点问题：
　　一、争议商标与引证商标一、二、三、四是否构成使用在同一种或类似商品/服务上的近似商标。
　　鉴于引证商标三、四晚于争议商标申请注册，因此，引证商标三、四不构成争议商标申请注册的在先权利障碍。
　　争议商标“黄道益”与引证商标一、二“黄道益”在文字构成上完全相同。“黄道益”是申请人创始人的姓名。申请人提交的“黄道益”活络油产品进口至中国大陆地区的进口药品注册证、进口药品检验报告书、成交确认书、发票、广告、新闻报道及报刊杂志等证据可以证明，申请人的“黄道益”活络油自1994年起即在中国大陆地区销售，申请人对“黄道益”活络油进行了持续宣传推广。由申请人提交的被申请人公司登记注册情况可知，被申请人与深圳玉宝记投资有限公司、深圳市自然堂医药科技有限公司、贵州黄道益医药科技有限公司为关联公司。深圳玉宝记投资有限公司（争议商标第一受让人）申请注册了“黄金益”“黄道益”“药道益”等商标；深圳市自然堂医药科技有限公司申请注册了“本港道益”“本港道益创”“黄道益”等商标，并在其网站上宣传销售与“黄道益活络油”包装高度近似的活络油产品；贵州黄道益医药科技有限公司在第5类药油等商品上申请注册“黄道益”“道益创”“创道益”等商标，并在其公司网站上宣传“黄道益活络油”的由来，明确表示“黄道益活络油”创始人为黄道益先生。由此，我局认定被申请人对于申请人的引证商标一、二“黄道益”完全知晓，其申请注册争议商标具有误导消费者的主观故意。争议商标核定使用的“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”与引证商标一、二核定使用的医用药等商品在服务内容、消费对象等方面存在交叉，争议商标与引证商标一、二在上述商品/服务上并存使用易导致消费者对商品/服务的提供者产生混淆误认，综上，争议商标在“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”的注册已经违反《商标法》第三十条的规定。争议商标核定使用的“替他人推销、寻找赞助”服务与引证商标一、二核定使用的医用药等商品不构成类似商品/服务，争议商标在这两项服务上的注册未违反《商标法》第三十条的规定。
　　二、争议商标的注册是否损害申请人的在先商号权。
　　《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。本条规定的在先权利包括在先商号权。申请人提交的证据可以证明，申请人于1988年在香港特别行政区登记注册，“黄道益”系申请人在先使用的企业字号，该字号源自黄道益活络油创始人的姓名，具有较强独创性，经申请人宣传使用，“黄道益”在活络油等外用药商品行业已具有一定知名度。争议商标“黄道益”与申请人独创性较强的企业字号完全相同。争议商标核定使用的“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”与申请人主营业务活络油同属于医药领域，争议商标若被使用在“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”上，易使相关公众将其与申请人企业相联系，进而导致产源误认，使申请人的在先企业字号权受到损害。故争议商标在“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”服务上的注册已经构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先商号权之情形。争议商标核定使用的“替他人推销、寻找赞助”服务与申请人主营业务领域相差甚远，故争议商标在这两项服务上的注册未违反《商标法》第三十二条有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
　　三、争议商标的注册是否损害黄道益先生的在先姓名权。
　　《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，姓名权为上述在先权利之一。在案证据显示，黄道益先生为香港特行政区居民，为在世自然人。黄道益先生为申请人的创始人，2008年8月19日，黄道益先生出具《证明》（经公证）称，其授权申请人将其姓名“黄道益”作为商标在中国大陆地区注册，在无相反证据的情况下申请人可以作为利害关系人主张黄道益先生的姓名权。申请人提交的“黄道益”活络油产品进口至大陆地区的进口药品注册证、进口药品检验报告书、成交确认书、发票、广告、新闻报道及报刊杂志等证据可以证明，申请人的“黄道益”活络油自1994年起即在中国大陆地区销售，申请人对“黄道益”活络油进行了持续宣传推广，随着“黄道益”活络油的销售和宣传，黄道益先生本人在活络油领域也享有较高知名度，黄道益先生对“黄道益”享有姓名权。被申请人未经黄道益先生授权，将与黄道益先生姓名相同的文字申请注册为本案争议商标，且争议商标核定使用的“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”与黄道益先生创造的活络油商品关联度较高，争议商标在上述服务项目上的使用易误导公众认为其与黄道益先生存在某种商业联系，从而损害了黄道益先生的姓名权。故争议商标在“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”上的注册已构成《商标法》第三十二条所指的损害他人姓名权之情形。争议商标核定使用的“替他人推销、寻找赞助”服务与黄道益先生享有较高知名度的活络油产品领域相差甚远，因此，故争议商标在这两项服务上的注册未违反《商标法》第三十二条有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
　　四、争议商标的注册是否构成《商标法》第四十四条第一款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册”之情形。
　　《商标法》第四十四条第一款的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境，且该精神贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终。本案中，争议商标原注册人佛山市海纳百川企业服务有限公司因申请注册与他人享有较高知名度的商标高度近似的“海正”“华润”“万宁”等商标被我局驳回注册申请或不予核准注册。争议商标第一受让人深圳玉宝记投资有限公司共申请注册了50件商标，包括注册在第5类药油等商品上的“药道益”“道益药”“黄金益”“黄道益”等商标。本案被申请人共申请注册了10件商标，包括“黄道益”“黄道义”“益道黄”等商标，这10件商标均与“黄道益”商标高度近似。黄道益先生是“黄道益活络油”的创始人，“黄道益”作为商标使用在活络油商品上具有较强的独创性和显著性，并已经具有较高知名度，争议商标的注册人、受让人作为同行业者，在申请注册商标时理应遵守诚实信用原则，而其在与“活络油”关联度较高的商品/服务项目上申请注册与“黄道益”完全相同或高度近似的商标的行为具有明显的复制、抄袭他人商标的故意，且有囤积注册商标之嫌，该类不正当注册行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，已构成《商标法》第四十四条第一款所指之情形。
　　争议商标本身并不属于《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项所指定的易误导公众或具有其他不良影响的标志。
　　另外，被申请人提交的用以证明申请人所生产的“黄道益活络油”被认定为假药的法院判决书显示，某两位药品经销商在未取得进口药品批准文件的情况下，在中国大陆地区销售其从香港特别行政区购得的“黄道益活络油”，违反了刑法的规定，被法院判处。上诉判决书并不能直接证明申请人生产的“黄道益活络油”为假药。
　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。
　　依照《中华人民共和国商标法》第三十条，第三十二条，第四十四条第一、三款，第四十五条第一款、第二款和第四十六的规定，我局裁定如下：
　　争议商标予以无效宣告。
　　当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。