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第50519898号“陶熙宁”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2023]第0000342774号
2023-11-30 00:00:00.0
| 申请商标 | 引证商标 |
50519898 |
申请人:陶氏化学公司;美国陶氏有机硅公司
委托代理人:中原信达知识产权服务(北京)有限公司
被申请人:陶熙有机硅(张家港)有限公司
委托代理人:北京首捷国际知识产权代理有限公司
申请人于2022年12月26日对第50519898号“陶熙宁”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人的第24291735号“陶熙”商标、第24291741号“陶熙”商标、第24291737号“陶熙”商标、第24291738号“陶熙”商标、第24291742号“陶熙”商标、第23335736号“DOWSIL”商标、第23335730号“DOWSIL”商标、第23335734号“DOWSIL”商标、第23335733号“DOWSIL”商标、第23335729号“DOWSIL”商标、第6054868号“道康宁”商标、第6173411号“道康宁-全球领先的有机硅供应商及图”商标(以下称引证商标一至十二)已构成类似商品上的近似商标。二、申请人是世界第一大化学公司,申请人“陶熙/DOWSIL”商标经大量使用已具有较高知名度,申请人请求认定引证商标一及引证商标六在化学品领域上的驰名商标。争议商标是对申请人驰名商标的抄袭和摹仿,损了申请人权益。三、被申请人注册争议商标具有傍名牌、搭便车的主观恶意,其行为严重违反了诚实信用原则,扰乱了正常的商标注册秩序,已构成不正当竞争。四、争议商标的注册使用易使消费者产生误认,进而造成不良影响。综上,请求依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)项和第(八)项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条及《反不正当竞争法》等规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、申请人介绍、所获荣誉及知名度报道材料;
2、财务和审计报告;
3、申请人及“DOW CORNING”品牌介绍;
4、企业官网及天猫旗舰店;
5、“DOW CORNING”、“道康宁”品牌产品照片;
6、申请人及其产品的报道材料;
7、产品宣传册、检测报告、参展情况、销售情况;
8、相关案例裁决;
9、被申请人及其名下商标信息;
10、相关消费者对“硅胶”、“硅酮”等商品的网络查询信息等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达。被申请人领取了答辩通知,并作出如下答辩:一、争议商标由被申请人独创,经使用已具有一定影响,与被申请人建立起唯一对应关系。争议商标与各引证商标在文字构成、呼叫等方面区别明显,未构成类似商品上的近似商标。二、申请人商标并不构成驰名商标,争议商标并非对申请人商标的抄袭和摹仿。三、被申请人注册争议商标不具有主观恶意,未违反诚实信用原则。四、争议商标的注册使用不会使消费者产生误认,也不会造成不良影响。综上,请求对争议商标予以维持。
针对被申请人的答辩,申请人提出的质证意见与其理由基本一致。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2020年10月19日提出注册申请,经异议程序核准注册,注册公告时间为2022年5月28日,核定使用在第1类硅酮;硅胶等商品上。
2、引证商标一至十二的申请和注册时间均早于争议商标申请日,分别核定使用在第1类硅酮、第17类液态橡胶、第3类上光剂、第4类润滑油、第19类非金属建筑材料等商品上。至本案审理时,上述引证商标在专用权期限内,权利人均为本案申请人。
以上事实有商标档案予以佐证。
我局认为,申请人请求宣告争议商标无效援引的《商标法》第七条及《反不正当竞争法》等规定的实质内涵已体现在《商标法》的相关实体条款中,我局将依据申请人的具体评审理由、在案证据及案情适用《商标法》相应实体规定进行审理。
根据当事人陈述的事实和理由,本案焦点问题可归纳为:一、争议商标与引证商标一至十二是否构成使用在类似商品上的近似商标,违反了《商标法》第三十条的规定。 二、争议商标是否构成对引证商标一、六的摹仿,违反了《商标法》第十三条第三款的规定。三、争议商标的注册是否违反了《商标法》第三十二条的规定。
关于焦点问题一,争议商标核定使用的第1类商品与引证商标三至五、八至十核定使用的全部商品不属于同一种或类似商品,故争议商标与上述商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标“陶熙宁”与引证商标六、七、十一、十二在文字构成、呼叫等方面区别明显,未构成近似商标。
争议商标核定使用的“硅酮;硅胶”等商品与引证商标一、二核定使用的“硅酮;工业用化学品”等商品在生产原料、功能用途、销售渠道及消费对象等方面存在较密切关联,属于同一种或类似商品。争议商标“陶熙宁”完整包含了引证商标一、二“陶熙”,且未形成明显有别的其他含义,双方已构成近似标识。因此,争议商标与引证商标一、二若共同使用在上述同一种或类似商品上,易导致消费者的混淆误认,已构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
关于焦点问题二,鉴于申请人在先注册有引证商标一、二,且我局已依据《商标法》第三十条予以保护,故本案已无适用《商标法》第十三条规定之必要,我局对申请人有关主张不再评述。
关于焦点问题三,鉴于申请人在先注册有引证商标一、二,且我局已依据《商标法》第三十条予以保护,故本案已不再涉及《商标法》第三十二条后半句关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定之法律适用问题。我局对申请人有关主张不再评述。
申请人未明确除商标权以外的其它何种在先权利受到损害并提交相应的证据予以证明,故本案不能认定争议商标的注册违反了《商标法》第三十二条有关规定。
此外,《商标法》第十条第一款第(七)项规定所指“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”的标志主要指故意夸大商品或服务的功能、作用等,从而掩盖了商品或服务在质量、主要原料、功能、用途等方面的真相,欺骗消费者,容易使相关公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生误认的标志。《商标法》第十条第一款第(八)项所指的“不良影响”是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。鉴于在案尚无证据表明争议商标存在上述情形,故本案不能认定争议商标违反了《商标法》第十条第一款第(七)项及第(八)项的规定。
申请人还援引了《商标法》第四条、第四十四条第一款有关实体性规定请求宣告争议商标无效,但鉴于争议商标已构成《商标法》第三十条所指情形,在申请人有关权益已通过其他条款获得充分救济的情况下,本案已无需适用《商标法》第四条、第四十四条第一款规定。申请人有关理由,我局不再评述。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:中原信达知识产权服务(北京)有限公司
被申请人:陶熙有机硅(张家港)有限公司
委托代理人:北京首捷国际知识产权代理有限公司
申请人于2022年12月26日对第50519898号“陶熙宁”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人的第24291735号“陶熙”商标、第24291741号“陶熙”商标、第24291737号“陶熙”商标、第24291738号“陶熙”商标、第24291742号“陶熙”商标、第23335736号“DOWSIL”商标、第23335730号“DOWSIL”商标、第23335734号“DOWSIL”商标、第23335733号“DOWSIL”商标、第23335729号“DOWSIL”商标、第6054868号“道康宁”商标、第6173411号“道康宁-全球领先的有机硅供应商及图”商标(以下称引证商标一至十二)已构成类似商品上的近似商标。二、申请人是世界第一大化学公司,申请人“陶熙/DOWSIL”商标经大量使用已具有较高知名度,申请人请求认定引证商标一及引证商标六在化学品领域上的驰名商标。争议商标是对申请人驰名商标的抄袭和摹仿,损了申请人权益。三、被申请人注册争议商标具有傍名牌、搭便车的主观恶意,其行为严重违反了诚实信用原则,扰乱了正常的商标注册秩序,已构成不正当竞争。四、争议商标的注册使用易使消费者产生误认,进而造成不良影响。综上,请求依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)项和第(八)项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条及《反不正当竞争法》等规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、申请人介绍、所获荣誉及知名度报道材料;
2、财务和审计报告;
3、申请人及“DOW CORNING”品牌介绍;
4、企业官网及天猫旗舰店;
5、“DOW CORNING”、“道康宁”品牌产品照片;
6、申请人及其产品的报道材料;
7、产品宣传册、检测报告、参展情况、销售情况;
8、相关案例裁决;
9、被申请人及其名下商标信息;
10、相关消费者对“硅胶”、“硅酮”等商品的网络查询信息等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达。被申请人领取了答辩通知,并作出如下答辩:一、争议商标由被申请人独创,经使用已具有一定影响,与被申请人建立起唯一对应关系。争议商标与各引证商标在文字构成、呼叫等方面区别明显,未构成类似商品上的近似商标。二、申请人商标并不构成驰名商标,争议商标并非对申请人商标的抄袭和摹仿。三、被申请人注册争议商标不具有主观恶意,未违反诚实信用原则。四、争议商标的注册使用不会使消费者产生误认,也不会造成不良影响。综上,请求对争议商标予以维持。
针对被申请人的答辩,申请人提出的质证意见与其理由基本一致。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2020年10月19日提出注册申请,经异议程序核准注册,注册公告时间为2022年5月28日,核定使用在第1类硅酮;硅胶等商品上。
2、引证商标一至十二的申请和注册时间均早于争议商标申请日,分别核定使用在第1类硅酮、第17类液态橡胶、第3类上光剂、第4类润滑油、第19类非金属建筑材料等商品上。至本案审理时,上述引证商标在专用权期限内,权利人均为本案申请人。
以上事实有商标档案予以佐证。
我局认为,申请人请求宣告争议商标无效援引的《商标法》第七条及《反不正当竞争法》等规定的实质内涵已体现在《商标法》的相关实体条款中,我局将依据申请人的具体评审理由、在案证据及案情适用《商标法》相应实体规定进行审理。
根据当事人陈述的事实和理由,本案焦点问题可归纳为:一、争议商标与引证商标一至十二是否构成使用在类似商品上的近似商标,违反了《商标法》第三十条的规定。 二、争议商标是否构成对引证商标一、六的摹仿,违反了《商标法》第十三条第三款的规定。三、争议商标的注册是否违反了《商标法》第三十二条的规定。
关于焦点问题一,争议商标核定使用的第1类商品与引证商标三至五、八至十核定使用的全部商品不属于同一种或类似商品,故争议商标与上述商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标“陶熙宁”与引证商标六、七、十一、十二在文字构成、呼叫等方面区别明显,未构成近似商标。
争议商标核定使用的“硅酮;硅胶”等商品与引证商标一、二核定使用的“硅酮;工业用化学品”等商品在生产原料、功能用途、销售渠道及消费对象等方面存在较密切关联,属于同一种或类似商品。争议商标“陶熙宁”完整包含了引证商标一、二“陶熙”,且未形成明显有别的其他含义,双方已构成近似标识。因此,争议商标与引证商标一、二若共同使用在上述同一种或类似商品上,易导致消费者的混淆误认,已构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
关于焦点问题二,鉴于申请人在先注册有引证商标一、二,且我局已依据《商标法》第三十条予以保护,故本案已无适用《商标法》第十三条规定之必要,我局对申请人有关主张不再评述。
关于焦点问题三,鉴于申请人在先注册有引证商标一、二,且我局已依据《商标法》第三十条予以保护,故本案已不再涉及《商标法》第三十二条后半句关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定之法律适用问题。我局对申请人有关主张不再评述。
申请人未明确除商标权以外的其它何种在先权利受到损害并提交相应的证据予以证明,故本案不能认定争议商标的注册违反了《商标法》第三十二条有关规定。
此外,《商标法》第十条第一款第(七)项规定所指“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”的标志主要指故意夸大商品或服务的功能、作用等,从而掩盖了商品或服务在质量、主要原料、功能、用途等方面的真相,欺骗消费者,容易使相关公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生误认的标志。《商标法》第十条第一款第(八)项所指的“不良影响”是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。鉴于在案尚无证据表明争议商标存在上述情形,故本案不能认定争议商标违反了《商标法》第十条第一款第(七)项及第(八)项的规定。
申请人还援引了《商标法》第四条、第四十四条第一款有关实体性规定请求宣告争议商标无效,但鉴于争议商标已构成《商标法》第三十条所指情形,在申请人有关权益已通过其他条款获得充分救济的情况下,本案已无需适用《商标法》第四条、第四十四条第一款规定。申请人有关理由,我局不再评述。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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