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第11219834号“唐纳森TANERSEN”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2023]第0000317324号
2023-10-31 00:00:00.0
申请人:唐纳森公司
委托代理人:北京市君合律师事务所
被申请人:香港唐纳森实业有限公司
委托代理人:河南集佳知识产权代理有限公司
申请人于2022年9月14日对第11219834号“唐纳森TANERSEN”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人第173524号“donaldson”商标、第173526号“donaldson”商标、第796469号“唐纳森 DONALDSON”商标、第794721号“唐纳森 DONALDSON”商标(以下称引证商标一至四)构成相同或类似商品上的近似商标。二、争议商标构成对申请人驰名商标“唐纳森 ”、“DONALDSON”的恶意抄袭、摹仿,其注册和使用容易误导公众,致使申请人的利益受到损害。申请人请求认定引证商标一至四为驰名商标。三、争议商标的注册损害了申请人的在先商号权。四、被申请人明知或应当知晓申请人及其商标的知名度,仍以不正当手段恶意摹仿申请人在先使用并有一定影响的商标。五、争议商标的注册和使用极易在成相关公众混淆,误导公众,损害申请人驰名商标的利益。被申请人申请注册争议商标的行为违反诚实信用原则,构成不正当竞争,有损商标注册秩序和公平竞争的市场秩序,造成不良社会影响。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条第一款、第十条第一款第(七)项和第(八)项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款及第四十五条第一款等相关规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(以复印件和光盘形式):1、“唐纳森”、“Donaldson”及其系列商标在世界范围内的商标注册清单;2、申请人获得各项荣誉的证明材料及图片;3、申请人的审计报告;4、申请人的部分销售发票;5、申请人在中国境内大量销售订货单、发票、发货单;6、“唐纳森”、“Donaldson”品牌产品销售额的相关声明;7、申请人产品销售的单据及发票;8、申请人在杂志报刊媒体上发布的部分广告合同及发票;9、国家图书馆有关申请人和“唐纳森”、“Donaldson”系列品牌的报道;10、市场推广总结展示材料;11、在先的判决、裁定。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2012年7月17日提出注册申请,2013年12月28日取得注册,核定使用在第7类汽车水泵、空气冷凝器、涡轮压缩机商品上。
2、引证商标一至四均于争议商标申请日前取得注册,引证商标一、三分别核定注册使用在第7类引擎清音器、滤清器等商品上、引证商标二、四分别核定注册使用在第11类空气净化器、滤清器、滤清设备和部件等商品。至本案审理之时,上述引证商标均为申请人名下的有效注册商标。
以上事实有商标档案予以佐证。
我局认为,争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定,程序问题仍适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效所援引的2013年《商标法》第四条、第七条第一款为总则性条款,其实质内涵已体现在2013年《商标法》的实体条款之中。我局将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用2013年《商标法》相应实体条款审理本案。
一、2013年《商标法》第四十五条第一款规定:“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。” 本案中,申请人提起无效宣告的时间为2022年9月14日,距争议商标核准注册之日2013年12月28日已超过五年。故,申请人依据2013年《商标法》第十三条第三款、第三十条、第三十二条所提理由及请求应予以驳回。
二、2013年《商标法》第十条第一款第(七)项所禁止的“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”之情形系指商标标识本身带有欺骗性,易造成产地、质量等特点的误认,不得作为商标使用。申请人所述争议商标的注册使用易导致的误认则指向不同主体相对权利的冲突所导致的商品来源误认,不属于上述规定的调整范畴。故对申请人有关主张不予支持。2013年《商标法》第十条第一款第(八)项所禁止的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国政治、宗教、民族等社会公共秩序、社会公共利益存在消极、负面的影响的标志。争议商标本身并不存在上述情形,故对申请人有关主张不予支持。
三、申请人援引2013年《商标法》第四十四条第一款中有关实体性规定请求宣告争议商标无效的主张因证据不足,故我局不予支持。
申请人其余理由缺乏事实及相关法律依据,我局不予支持。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:北京市君合律师事务所
被申请人:香港唐纳森实业有限公司
委托代理人:河南集佳知识产权代理有限公司
申请人于2022年9月14日对第11219834号“唐纳森TANERSEN”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人第173524号“donaldson”商标、第173526号“donaldson”商标、第796469号“唐纳森 DONALDSON”商标、第794721号“唐纳森 DONALDSON”商标(以下称引证商标一至四)构成相同或类似商品上的近似商标。二、争议商标构成对申请人驰名商标“唐纳森 ”、“DONALDSON”的恶意抄袭、摹仿,其注册和使用容易误导公众,致使申请人的利益受到损害。申请人请求认定引证商标一至四为驰名商标。三、争议商标的注册损害了申请人的在先商号权。四、被申请人明知或应当知晓申请人及其商标的知名度,仍以不正当手段恶意摹仿申请人在先使用并有一定影响的商标。五、争议商标的注册和使用极易在成相关公众混淆,误导公众,损害申请人驰名商标的利益。被申请人申请注册争议商标的行为违反诚实信用原则,构成不正当竞争,有损商标注册秩序和公平竞争的市场秩序,造成不良社会影响。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条第一款、第十条第一款第(七)项和第(八)项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款及第四十五条第一款等相关规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(以复印件和光盘形式):1、“唐纳森”、“Donaldson”及其系列商标在世界范围内的商标注册清单;2、申请人获得各项荣誉的证明材料及图片;3、申请人的审计报告;4、申请人的部分销售发票;5、申请人在中国境内大量销售订货单、发票、发货单;6、“唐纳森”、“Donaldson”品牌产品销售额的相关声明;7、申请人产品销售的单据及发票;8、申请人在杂志报刊媒体上发布的部分广告合同及发票;9、国家图书馆有关申请人和“唐纳森”、“Donaldson”系列品牌的报道;10、市场推广总结展示材料;11、在先的判决、裁定。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2012年7月17日提出注册申请,2013年12月28日取得注册,核定使用在第7类汽车水泵、空气冷凝器、涡轮压缩机商品上。
2、引证商标一至四均于争议商标申请日前取得注册,引证商标一、三分别核定注册使用在第7类引擎清音器、滤清器等商品上、引证商标二、四分别核定注册使用在第11类空气净化器、滤清器、滤清设备和部件等商品。至本案审理之时,上述引证商标均为申请人名下的有效注册商标。
以上事实有商标档案予以佐证。
我局认为,争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定,程序问题仍适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效所援引的2013年《商标法》第四条、第七条第一款为总则性条款,其实质内涵已体现在2013年《商标法》的实体条款之中。我局将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用2013年《商标法》相应实体条款审理本案。
一、2013年《商标法》第四十五条第一款规定:“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。” 本案中,申请人提起无效宣告的时间为2022年9月14日,距争议商标核准注册之日2013年12月28日已超过五年。故,申请人依据2013年《商标法》第十三条第三款、第三十条、第三十二条所提理由及请求应予以驳回。
二、2013年《商标法》第十条第一款第(七)项所禁止的“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”之情形系指商标标识本身带有欺骗性,易造成产地、质量等特点的误认,不得作为商标使用。申请人所述争议商标的注册使用易导致的误认则指向不同主体相对权利的冲突所导致的商品来源误认,不属于上述规定的调整范畴。故对申请人有关主张不予支持。2013年《商标法》第十条第一款第(八)项所禁止的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国政治、宗教、民族等社会公共秩序、社会公共利益存在消极、负面的影响的标志。争议商标本身并不存在上述情形,故对申请人有关主张不予支持。
三、申请人援引2013年《商标法》第四十四条第一款中有关实体性规定请求宣告争议商标无效的主张因证据不足,故我局不予支持。
申请人其余理由缺乏事实及相关法律依据,我局不予支持。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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