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第18004831号“小马宝莉”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2019]第0000227230号
2019-09-23 00:00:00.0
申请人:孩之宝有限公司
委托代理人:贝克麦坚时知识产权代理(北京)有限公司
被申请人:陕西马上旺食品有限公司
申请人于2018年10月16日对第18004831号“小马宝莉”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、“小马宝莉”/“MY LITTLE PONY”是申请人使用在玩具商品上的商标,经过申请人在中国及全球范围内持续广泛使用及宣传推广,“小马宝莉”/“MY LITTLE PONY”商标已经为中国相关公众广为知晓。申请人请求认定申请人的第5667681号“小马宝莉”、第343171号“MY LITTLE PONY”商标(以下分别称引证商标一、二)在玩具商品为驰名商标。争议商标构成对申请人驰名商标“小马宝莉”的复制以及对驰名的“MY LITTLE PONY”商标的翻译。争议商标的注册和使用可能误导公众,淡化申请人驰名商标的显著性,致使申请人的利益可能受到损害。二、争议商标损害了申请人对“小马宝莉”知名影视作品名称享有的包括商品化权在内的在先合法权益,已构成了对申请人具有一定影响的玩具商品名称“小马宝莉”的擅自使用。三、争议商标的注册和使用容易使相关公众对商品的来源产生误认,被申请人复制申请人及他人知名品牌独创性商标的行为损害了正常商标注册管理秩序。四、争议商标违反了诚实信用原则以及不得与他人在先权利相冲突的规定。综上,申请人请求依据《商标法》第七条、第九条、第十条第一款第(七)项、第十三条第三款、第十四条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(以下均为复印件,以U盘形式提交):
1、其他案件行政决定书;
2、关于“小马宝莉大电影”、“MY LITTLE PONY/小马宝莉”系列动画作品“友谊魔法”简介等;
3、被申请人注册商标列表;
4、凤凰网对申请人报道、申请人孩之宝有限公司网站关于“MY LITTLE PONY/小马宝莉”品牌介绍、百度百科关于申请人联合Gameloft公司推出《彩虹小马》游戏介绍等报道介绍及相关活动报道材料;
5、天猫、京东等电商平台关于影响产品、图书介绍;
6、国家图书馆检索材料;
7、申请人商标档案;
8、申请人推出相关毛巾等产品图片。
被申请人答辩的主要理由: 争议商标申请注册在第5类商品上,与申请人的引证商标核定使用的玩具商品类别不同,不构成使用在类似商品上的近似商标,并未侵犯申请人的在先权利。被申请人在食品行业经营多年,已得到消费者的认可。申请人的引证商标未被认定为驰名商标,不应适用驰名商标的保护。被申请人请求对争议商标予以维持注册。
被申请人提交了以下主要证据:被申请人名下品牌列表等打印件。
申请人质证的主要理由:申请人的质证理由与复审理由基本一致,并认为被申请人的答辩理由均不能成立,请求我局对争议商标予以无效宣告。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2015年9月29日申请注册,指定使用在第5类婴儿奶粉等商品上,于2016年11月14日获准注册。申请人于2018年10月16日对争议商标提出无效宣告请求。
2、申请人的引证商标一、二均在先申请注册在第28类玩具等商品上,现均为有效在先注册商标。
3、申请人在申请书中还引证了第5964425号“小马宝莉my little pony及图”商标、第13321669号“小马宝莉my little pony及图”商标(以下统称为引证商标三)、第18085330号“my little pony及图”商标、第18085331号“my little pony EQUESTRIA GIRLS及图”商标(以下统称为引证商标四)。申请人的引证商标三在先申请注册在第28类玩具等商品上,均为有效在先注册商标。申请人的引证商标四申请日晚于争议商标申请日,申请注册在第28类玩具等商品上。
以上事实由商标档案予以佐证。
我局认为,鉴于《商标法》第七条诚实信用原则的立法精神已经体现在《商标法》的规定之中,《商标法》第九条为原则性规定,我局依据《商标法》具体条款对本案予以审理。根据当事人理由、我局查明事实及在案证据材料,本案焦点问题可归纳为:
一、争议商标与引证商标一、二、三、四是否构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。由审理查明3可知,引证商标四晚于争议商标申请注册,故其不构成争议商标的在先权利障碍。争议商标核定使用的婴儿奶粉等商品与引证商标一、二、三核定使用的玩具等商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面存在差异,不属于类似商品。争议商标与引证商标一、二、三未构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。
二、争议商标的申请注册是否构成了《商标法》第十三条第三款规定的不予注册并禁止使用的情形。申请人提交的证据虽然可以证明其“小马宝莉”商标在玩具商品上经过一定使用,但在案证据不足以证明在争议商标申请日前,其引证商标一、二在玩具商品上已为相关公众熟知。双方商标共存于市场,不易导致消费者产生混淆、误认,从而损害申请人利益,争议商标的注册未构成《商标法》第十三条第三款规定的不予注册并禁止使用的情形。
三、争议商标的注册与使用是否损害了申请人的在先权利,从而构成《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”所指的情形。申请人主张争议商标的注册侵犯了其在先享有的“小马宝莉”知名影视作品名称权暨商品化权益以及具有一定影响的玩具商品名称权益。首先,知名影视作品名称权暨商品化权,实质上是影视作品名称基于影视作品的知名度和商业信誉,在衍生行业上建立的与特定主体的对应联系以及相应的商业价值和交易优势。申请人提交的证据中显示其“小马宝莉”动画片于2008年被各媒体报道宣传,已具有一定知名度。争议商标为纯汉字商标“小马宝莉”,其与申请人影视作品名称“小马宝莉”完全相同,争议商标核定使用的婴儿奶粉、婴儿食品等商品与申请人动画影视片的受众群体重合度较高,现实中存在将争议商标核定使用的商品开发为衍生产品的可能性。故争议商标的注册使用易被误认为得到了申请人的许可或与申请人存在特定联系,因此争议商标不正当利用了申请人影视作品名称“小马宝莉”的知名度和影响力,挤占了申请人基于该影视作品名称而享有的市场优势地位和交易机会,损害了申请人对影视作品名称“小马宝莉”所享有的在在先权权益。其次,申请人提交的在案证据尚不足以证明在争议商标申请日前,其“小马宝莉”作为玩具商品名称已具有较高知名度,争议商标的注册及使用不易导致相关公众产生混淆误认,故争议商标的注册未侵犯申请人的知名玩具名称权益。综上,争议商标的注册损害了申请人对其知名影视作品名称“小马宝莉”所享有的在先权权益,已构成《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”所指的情形。
四、争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。争议商标对其核定使用的商品的质量、产地等特点没有进行超过固有程度的表示,不会使公众对商品的质量、产地等特点产生错误的认识,故争议商标未违反《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。
五、争议商标的申请注册是否构成了《商标法》第四十四条第一款规定的情形。《商标法》第四十四条第一款禁止的是欺骗商标行政主管机关或其他不正当手段取得商标注册的行为,申请人援引该条款主张无效宣告争议商标的注册,但申请人提交的证据不足以证明该项主张。争议商标的注册未构成《商标法》第四十四条第一款规定的情形。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:贝克麦坚时知识产权代理(北京)有限公司
被申请人:陕西马上旺食品有限公司
申请人于2018年10月16日对第18004831号“小马宝莉”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、“小马宝莉”/“MY LITTLE PONY”是申请人使用在玩具商品上的商标,经过申请人在中国及全球范围内持续广泛使用及宣传推广,“小马宝莉”/“MY LITTLE PONY”商标已经为中国相关公众广为知晓。申请人请求认定申请人的第5667681号“小马宝莉”、第343171号“MY LITTLE PONY”商标(以下分别称引证商标一、二)在玩具商品为驰名商标。争议商标构成对申请人驰名商标“小马宝莉”的复制以及对驰名的“MY LITTLE PONY”商标的翻译。争议商标的注册和使用可能误导公众,淡化申请人驰名商标的显著性,致使申请人的利益可能受到损害。二、争议商标损害了申请人对“小马宝莉”知名影视作品名称享有的包括商品化权在内的在先合法权益,已构成了对申请人具有一定影响的玩具商品名称“小马宝莉”的擅自使用。三、争议商标的注册和使用容易使相关公众对商品的来源产生误认,被申请人复制申请人及他人知名品牌独创性商标的行为损害了正常商标注册管理秩序。四、争议商标违反了诚实信用原则以及不得与他人在先权利相冲突的规定。综上,申请人请求依据《商标法》第七条、第九条、第十条第一款第(七)项、第十三条第三款、第十四条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(以下均为复印件,以U盘形式提交):
1、其他案件行政决定书;
2、关于“小马宝莉大电影”、“MY LITTLE PONY/小马宝莉”系列动画作品“友谊魔法”简介等;
3、被申请人注册商标列表;
4、凤凰网对申请人报道、申请人孩之宝有限公司网站关于“MY LITTLE PONY/小马宝莉”品牌介绍、百度百科关于申请人联合Gameloft公司推出《彩虹小马》游戏介绍等报道介绍及相关活动报道材料;
5、天猫、京东等电商平台关于影响产品、图书介绍;
6、国家图书馆检索材料;
7、申请人商标档案;
8、申请人推出相关毛巾等产品图片。
被申请人答辩的主要理由: 争议商标申请注册在第5类商品上,与申请人的引证商标核定使用的玩具商品类别不同,不构成使用在类似商品上的近似商标,并未侵犯申请人的在先权利。被申请人在食品行业经营多年,已得到消费者的认可。申请人的引证商标未被认定为驰名商标,不应适用驰名商标的保护。被申请人请求对争议商标予以维持注册。
被申请人提交了以下主要证据:被申请人名下品牌列表等打印件。
申请人质证的主要理由:申请人的质证理由与复审理由基本一致,并认为被申请人的答辩理由均不能成立,请求我局对争议商标予以无效宣告。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2015年9月29日申请注册,指定使用在第5类婴儿奶粉等商品上,于2016年11月14日获准注册。申请人于2018年10月16日对争议商标提出无效宣告请求。
2、申请人的引证商标一、二均在先申请注册在第28类玩具等商品上,现均为有效在先注册商标。
3、申请人在申请书中还引证了第5964425号“小马宝莉my little pony及图”商标、第13321669号“小马宝莉my little pony及图”商标(以下统称为引证商标三)、第18085330号“my little pony及图”商标、第18085331号“my little pony EQUESTRIA GIRLS及图”商标(以下统称为引证商标四)。申请人的引证商标三在先申请注册在第28类玩具等商品上,均为有效在先注册商标。申请人的引证商标四申请日晚于争议商标申请日,申请注册在第28类玩具等商品上。
以上事实由商标档案予以佐证。
我局认为,鉴于《商标法》第七条诚实信用原则的立法精神已经体现在《商标法》的规定之中,《商标法》第九条为原则性规定,我局依据《商标法》具体条款对本案予以审理。根据当事人理由、我局查明事实及在案证据材料,本案焦点问题可归纳为:
一、争议商标与引证商标一、二、三、四是否构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。由审理查明3可知,引证商标四晚于争议商标申请注册,故其不构成争议商标的在先权利障碍。争议商标核定使用的婴儿奶粉等商品与引证商标一、二、三核定使用的玩具等商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面存在差异,不属于类似商品。争议商标与引证商标一、二、三未构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。
二、争议商标的申请注册是否构成了《商标法》第十三条第三款规定的不予注册并禁止使用的情形。申请人提交的证据虽然可以证明其“小马宝莉”商标在玩具商品上经过一定使用,但在案证据不足以证明在争议商标申请日前,其引证商标一、二在玩具商品上已为相关公众熟知。双方商标共存于市场,不易导致消费者产生混淆、误认,从而损害申请人利益,争议商标的注册未构成《商标法》第十三条第三款规定的不予注册并禁止使用的情形。
三、争议商标的注册与使用是否损害了申请人的在先权利,从而构成《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”所指的情形。申请人主张争议商标的注册侵犯了其在先享有的“小马宝莉”知名影视作品名称权暨商品化权益以及具有一定影响的玩具商品名称权益。首先,知名影视作品名称权暨商品化权,实质上是影视作品名称基于影视作品的知名度和商业信誉,在衍生行业上建立的与特定主体的对应联系以及相应的商业价值和交易优势。申请人提交的证据中显示其“小马宝莉”动画片于2008年被各媒体报道宣传,已具有一定知名度。争议商标为纯汉字商标“小马宝莉”,其与申请人影视作品名称“小马宝莉”完全相同,争议商标核定使用的婴儿奶粉、婴儿食品等商品与申请人动画影视片的受众群体重合度较高,现实中存在将争议商标核定使用的商品开发为衍生产品的可能性。故争议商标的注册使用易被误认为得到了申请人的许可或与申请人存在特定联系,因此争议商标不正当利用了申请人影视作品名称“小马宝莉”的知名度和影响力,挤占了申请人基于该影视作品名称而享有的市场优势地位和交易机会,损害了申请人对影视作品名称“小马宝莉”所享有的在在先权权益。其次,申请人提交的在案证据尚不足以证明在争议商标申请日前,其“小马宝莉”作为玩具商品名称已具有较高知名度,争议商标的注册及使用不易导致相关公众产生混淆误认,故争议商标的注册未侵犯申请人的知名玩具名称权益。综上,争议商标的注册损害了申请人对其知名影视作品名称“小马宝莉”所享有的在先权权益,已构成《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”所指的情形。
四、争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。争议商标对其核定使用的商品的质量、产地等特点没有进行超过固有程度的表示,不会使公众对商品的质量、产地等特点产生错误的认识,故争议商标未违反《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。
五、争议商标的申请注册是否构成了《商标法》第四十四条第一款规定的情形。《商标法》第四十四条第一款禁止的是欺骗商标行政主管机关或其他不正当手段取得商标注册的行为,申请人援引该条款主张无效宣告争议商标的注册,但申请人提交的证据不足以证明该项主张。争议商标的注册未构成《商标法》第四十四条第一款规定的情形。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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