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第14462977号“smiggle”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2018]第0000127399号
2018-07-16 00:00:00.0
申请人:斯密格尔私人有限公司
委托代理人:罗思(上海)咨询有限公司
被申请人:香港古戈服饰实业有限公司
委托代理人:北京共腾知识产权代理有限公司
申请人于2017年4月26日对第14462977号“smiggle”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人是澳大利亚公司,于2002年成立。争议商标与申请人在先注册的第7494779号“SMIGGLE”商标(以下称引证商标一)构成使用在类似商品上的相同商标。二、“SMIGGLE”是申请人的主商标和商号,争议商标的注册系对申请人在先使用并具有一定知名度的商标的不正当抢注,亦损害了其享有的在先商号权。三、被申请人具有不正当抢注申请人及其他权利人在先商标的恶意,其注册争议商标的行为违反了诚实信用原则,扰乱了商标注册管理秩序,将产生不良的社会影响。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(八)项、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等相关规定,请求宣告争议商标无效。
申请人向我委提交了以下主要证据(附光盘一张):1、申请人名下商标档案;2、其他品牌产品销售页面;3、在先行政裁定书、法院判决书;4、申请人和第三方网站销售“smiggle”商品的信息;5、被申请人公司信息、商标注册资料及其恶意抢注他人商标的证据等;6、申请人关联公司与中国公司之间的商品销售确认单、发票及中文翻译。以上证据6因涉及商业秘密,申请人声明仅向我委提交。
被申请人答辩的主要理由:一、申请人的主商标和商号发生地在澳大利亚,而被申请人在香港,对其商标和商号无从知晓。二、争议商标与申请人引证商标一未构成使用在类似商品上的相同商标。三、被申请人为争议商标的合法所有人,其经营范围是与服装相关的行业。被申请人名下还申请了许多其他品牌,且在持续使用,其并非申请人所称的恶意抢注人。综上,申请人提交的证据无法形成证据链,其请求宣告争议商标无效的理由均不成立。请求维持争议商标的注册。
被申请人向我委提交了以下主要证据(以复印件形式):1、商标独家使用许可协议、泉州古戈体育用品有限公司的营业执照;2、工矿产品购销合同、发票、银行电子回执单、出库凭证及相关公司营业执照;3、产品目录图册、参展资料;4、争议商标维权资料。
我委已将被申请人答辩意见及相关证据材料副本一并交换至申请人,申请人除重申了申请理由中的主要观点外,提出了以下质证意见:被申请人称其“smiggle”商标已在中华人民共和国的海关系统备案,但此备案系基于其已取得的商标权,无法反证该商标权取得的合理性和合法性。鉴于被申请人的明显恶意及其恶意海关备案对申请人产品进出口造成的障碍,恳请加快本案的审理,并宣告争议商标无效。
申请人质证时向我委提交了以下主要证据(以复印件形式):7、被申请人网络搜索结果;8、关于第16163240号商标的异议申请书、不予注册决定书。
申请人于2018年4月4日向我委提交了评审申请补充材料,其补充的主要理由:一、争议商标与申请人第16类、第22类商品上的国际注册第844447号“smiggle及图”商标(以下称引证商标二)、第7494761号“SMIGGLE”商标(以下称引证商标三)、第7494780号“SMIGGLE”商标(以下称引证商标四)构成使用在密切关联的类似商品上的近似商标。二、被申请人明知争议商标为申请人所有,且申请人在中国进行OEM生产,并在国外合法注册,但其仍在申请人对争议商标提交了异议、无效宣告申请之后恶意进行海关备案,企图通过海关查扣的方式阻止申请人产品的正常出口,并通过邮件的方式索取高额的许可费、转让费。综上,依据《商标法》)第九条、第三十条的相关规定,请求宣告争议商标无效。
申请人向我委补充提交了以下主要证据(附光盘一张):9、申请人在澳大利亚、新西兰注册的商标信息及其在中国获准注册的“SMIGGLE”系列商标档案;10、申请人香港公司基本信息;11、国家图书馆检索报告;12、以“澳洲smiggle”、“smiggle”为关键词的网络搜索结果公证书;13、泉州古戈体育用品有限公司企业信用信息;14、被申请人的海关备案商标列表、争议商标的备案信息;15、泉州古戈体育用品有限公司域名备案信息、申请人相关邮件公证书;16、海关行政文书、法院诉讼传票;17、其他证据材料。
针对申请人的上述补充理由及证据,被申请人提出了以下质证意见:申请人并未提供其在中国在先使用“SMIGGLE”商号的有效证据,其在先权利需通过合法的国际权利延伸手续以在中国获得保护。争议商标与引证商标二至四的核定使用的商品不同,未构成使用在类似商品上的近似商标。被申请人已对争议商标进行了宣传推广,有权利用法律的武器进行维权,进行海关备案打击侵权行为。被申请人认为在不影响其国内市场的情况下进行商标授权使用,收取授权费是一种正常的商业行为。综上,请求维持争议商标的注册。
被申请人质证时向我委提交了以下主要证据(部分证据为复印件,部分证据见光盘):5、被申请人维权资料;6、泉州古戈体育用品有限公司经营状况;7、购销合同、发票、产品照片等商标使用证据;8、厂房车间图片等。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2014年4月25日向商标局提出注册申请,该商标历经异议准予注册,注册公告于2017年2月7日刊登在第1538期《商标公告》上,核定使用在第18类动物皮、伞等商品上。
2、申请人引证商标一至四均于争议商标申请日之前获准注册或获得在中国的领土延伸保护,分别核定使用在第25类服装等商品、第16类印刷品等商品、第22类包类和麻布袋商品、第9类手提电话盒等商品、第17类防水包装物等商品上。至本案审理时,上述引证商标均为有效注册商标。
3、除本案争议商标外,被申请人在第18类、第25类商品上申请注册了60余件商标,其中包括“METALICUS”、“rosemunde”、“Amichi”、"MINT VELVET"、“ZKIN”、“Bullpadel”、“Goldrooster”、“FOXY JEANS”、“RESERVED”、“coocazoo”等多件与国外知名品牌相同或相近似的商标。
以上事实有申请人提交的在案证据、商标档案予以佐证。
我委认为,申请人请求宣告争议商标无效所援引的《商标法》第七条、第九条均为总则性条款,其实质内涵已体现在《商标法》的具体规定之中。我委将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用《商标法》的相应具体条款审理本案。
一、尽管争议商标“smiggle”与引证商标一、三、四“SMIGGLE”、引证商标二显著认读部分之拉丁字母组合“smiggle”的呼叫、字母构成相同,但争议商标核定使用的动物皮等商品与引证商标一至四各自核定使用的商品不属于同一种或类似商品。故争议商标与引证商标一至四未构成《商标法》第三十条所指在同一种或类似商品上的近似商标。
二、本案申请人提交的证据或未涉及其商号的实际使用,或形成时间晚于争议商标申请日。在案有效证据不足以证明在争议商标申请日前,申请人商号在中国大陆地区已在与争议商标核定使用的动物皮、伞等商品为同一种或类似的商品制销领域进行使用并具有一定知名度,不能认定争议商标的注册易使相关消费者将之与申请人商号相联系,进而对商品来源产生混淆误认,损害申请人主张的在先商号权。故本案不能认定争议商标的注册违反了《商标法》第三十二条前半句之禁止性规定。
三、本案申请人提交的证据或未涉及商标的实际使用,或形成时间晚于争议商标申请日,且申请人提交的有效证据多为其商标在文具类商品上的使用,不足以证明在争议商标申请日前,其在中国大陆地区已在与争议商标核定使用的动物皮、伞等商品为同一种或类似的商品上使用与争议商标相同或相近似的商标并具有一定知名度。故本案不能认定争议商标的注册违反了《商标法》第三十二条后半句之禁止性规定。
四、虽然申请人主张争议商标的注册违反了《商标法》第十五条的规定,但其在本案中并未提交充分证据予以证明。故对其该项主张我委不予支持。
五、《商标法》第四条是关于商标专用权的主体和取得商标专用权的途径之规定,申请人关于争议商标的注册违反该条款规定的主张,缺乏事实依据,故我委不予支持。
六、《商标法》第十条第一款第(八)项所指“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款的调整范畴,且在案证据亦不能证明争议商标本身易对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。因此,本案不能认定争议商标属于《商标法》第十条第一款第(八)项所禁止之情形。
七、《商标法》第四十四条第一款所禁止的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形是指系争商标注册人在申请注册商标的时候,采取了向行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证明文件,以骗取商标注册的行为,或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的,恶意进行注册的行为。其中,“其他不正当手段”是指欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等情形。本案中,由申请人提交的证据5并结合查明事实3可知,除本案争议商标外,被申请人先后在第18类、第25类商品上申请注册了60余件商标,其中包括“METALICUS”、“rosemunde”、“ZKIN”、“Bullpadel”、“Goldrooster”、“RESERVED”、“coocazoo”等多件与国外知名品牌相同或相近似的商标。而被申请人在本案中并未对前述商标的设计出处及申请注册意图作出合理解释或说明,且上述商标多被他人提出无效宣告申请、撤销申请或因与他人在先商标近似而未能获准注册。加之,依据申请人提交的证据15邮件公证书、被申请人提交的企业信息等证据显示,被申请人与泉州古戈体育用品有限公司为关联公司,其法人代表同为林树清,林树清与申请人曾通过邮件的方式就争议商标的转让、授权费用进行协商。综合考虑以上因素,我委认为,被申请人前述商标注册行为具有明显的复制、抄袭及摹仿他人知名商标,以谋取不正当利益的故意,不具备注册商标应有的正当性。该类不正当注册行为不仅会导致相关公众对商品来源产生误认,更扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序。故被申请人注册争议商标的行为构成《商标法》第四十四条第一款规定所禁止的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我委裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
委托代理人:罗思(上海)咨询有限公司
被申请人:香港古戈服饰实业有限公司
委托代理人:北京共腾知识产权代理有限公司
申请人于2017年4月26日对第14462977号“smiggle”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人是澳大利亚公司,于2002年成立。争议商标与申请人在先注册的第7494779号“SMIGGLE”商标(以下称引证商标一)构成使用在类似商品上的相同商标。二、“SMIGGLE”是申请人的主商标和商号,争议商标的注册系对申请人在先使用并具有一定知名度的商标的不正当抢注,亦损害了其享有的在先商号权。三、被申请人具有不正当抢注申请人及其他权利人在先商标的恶意,其注册争议商标的行为违反了诚实信用原则,扰乱了商标注册管理秩序,将产生不良的社会影响。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(八)项、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等相关规定,请求宣告争议商标无效。
申请人向我委提交了以下主要证据(附光盘一张):1、申请人名下商标档案;2、其他品牌产品销售页面;3、在先行政裁定书、法院判决书;4、申请人和第三方网站销售“smiggle”商品的信息;5、被申请人公司信息、商标注册资料及其恶意抢注他人商标的证据等;6、申请人关联公司与中国公司之间的商品销售确认单、发票及中文翻译。以上证据6因涉及商业秘密,申请人声明仅向我委提交。
被申请人答辩的主要理由:一、申请人的主商标和商号发生地在澳大利亚,而被申请人在香港,对其商标和商号无从知晓。二、争议商标与申请人引证商标一未构成使用在类似商品上的相同商标。三、被申请人为争议商标的合法所有人,其经营范围是与服装相关的行业。被申请人名下还申请了许多其他品牌,且在持续使用,其并非申请人所称的恶意抢注人。综上,申请人提交的证据无法形成证据链,其请求宣告争议商标无效的理由均不成立。请求维持争议商标的注册。
被申请人向我委提交了以下主要证据(以复印件形式):1、商标独家使用许可协议、泉州古戈体育用品有限公司的营业执照;2、工矿产品购销合同、发票、银行电子回执单、出库凭证及相关公司营业执照;3、产品目录图册、参展资料;4、争议商标维权资料。
我委已将被申请人答辩意见及相关证据材料副本一并交换至申请人,申请人除重申了申请理由中的主要观点外,提出了以下质证意见:被申请人称其“smiggle”商标已在中华人民共和国的海关系统备案,但此备案系基于其已取得的商标权,无法反证该商标权取得的合理性和合法性。鉴于被申请人的明显恶意及其恶意海关备案对申请人产品进出口造成的障碍,恳请加快本案的审理,并宣告争议商标无效。
申请人质证时向我委提交了以下主要证据(以复印件形式):7、被申请人网络搜索结果;8、关于第16163240号商标的异议申请书、不予注册决定书。
申请人于2018年4月4日向我委提交了评审申请补充材料,其补充的主要理由:一、争议商标与申请人第16类、第22类商品上的国际注册第844447号“smiggle及图”商标(以下称引证商标二)、第7494761号“SMIGGLE”商标(以下称引证商标三)、第7494780号“SMIGGLE”商标(以下称引证商标四)构成使用在密切关联的类似商品上的近似商标。二、被申请人明知争议商标为申请人所有,且申请人在中国进行OEM生产,并在国外合法注册,但其仍在申请人对争议商标提交了异议、无效宣告申请之后恶意进行海关备案,企图通过海关查扣的方式阻止申请人产品的正常出口,并通过邮件的方式索取高额的许可费、转让费。综上,依据《商标法》)第九条、第三十条的相关规定,请求宣告争议商标无效。
申请人向我委补充提交了以下主要证据(附光盘一张):9、申请人在澳大利亚、新西兰注册的商标信息及其在中国获准注册的“SMIGGLE”系列商标档案;10、申请人香港公司基本信息;11、国家图书馆检索报告;12、以“澳洲smiggle”、“smiggle”为关键词的网络搜索结果公证书;13、泉州古戈体育用品有限公司企业信用信息;14、被申请人的海关备案商标列表、争议商标的备案信息;15、泉州古戈体育用品有限公司域名备案信息、申请人相关邮件公证书;16、海关行政文书、法院诉讼传票;17、其他证据材料。
针对申请人的上述补充理由及证据,被申请人提出了以下质证意见:申请人并未提供其在中国在先使用“SMIGGLE”商号的有效证据,其在先权利需通过合法的国际权利延伸手续以在中国获得保护。争议商标与引证商标二至四的核定使用的商品不同,未构成使用在类似商品上的近似商标。被申请人已对争议商标进行了宣传推广,有权利用法律的武器进行维权,进行海关备案打击侵权行为。被申请人认为在不影响其国内市场的情况下进行商标授权使用,收取授权费是一种正常的商业行为。综上,请求维持争议商标的注册。
被申请人质证时向我委提交了以下主要证据(部分证据为复印件,部分证据见光盘):5、被申请人维权资料;6、泉州古戈体育用品有限公司经营状况;7、购销合同、发票、产品照片等商标使用证据;8、厂房车间图片等。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2014年4月25日向商标局提出注册申请,该商标历经异议准予注册,注册公告于2017年2月7日刊登在第1538期《商标公告》上,核定使用在第18类动物皮、伞等商品上。
2、申请人引证商标一至四均于争议商标申请日之前获准注册或获得在中国的领土延伸保护,分别核定使用在第25类服装等商品、第16类印刷品等商品、第22类包类和麻布袋商品、第9类手提电话盒等商品、第17类防水包装物等商品上。至本案审理时,上述引证商标均为有效注册商标。
3、除本案争议商标外,被申请人在第18类、第25类商品上申请注册了60余件商标,其中包括“METALICUS”、“rosemunde”、“Amichi”、"MINT VELVET"、“ZKIN”、“Bullpadel”、“Goldrooster”、“FOXY JEANS”、“RESERVED”、“coocazoo”等多件与国外知名品牌相同或相近似的商标。
以上事实有申请人提交的在案证据、商标档案予以佐证。
我委认为,申请人请求宣告争议商标无效所援引的《商标法》第七条、第九条均为总则性条款,其实质内涵已体现在《商标法》的具体规定之中。我委将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用《商标法》的相应具体条款审理本案。
一、尽管争议商标“smiggle”与引证商标一、三、四“SMIGGLE”、引证商标二显著认读部分之拉丁字母组合“smiggle”的呼叫、字母构成相同,但争议商标核定使用的动物皮等商品与引证商标一至四各自核定使用的商品不属于同一种或类似商品。故争议商标与引证商标一至四未构成《商标法》第三十条所指在同一种或类似商品上的近似商标。
二、本案申请人提交的证据或未涉及其商号的实际使用,或形成时间晚于争议商标申请日。在案有效证据不足以证明在争议商标申请日前,申请人商号在中国大陆地区已在与争议商标核定使用的动物皮、伞等商品为同一种或类似的商品制销领域进行使用并具有一定知名度,不能认定争议商标的注册易使相关消费者将之与申请人商号相联系,进而对商品来源产生混淆误认,损害申请人主张的在先商号权。故本案不能认定争议商标的注册违反了《商标法》第三十二条前半句之禁止性规定。
三、本案申请人提交的证据或未涉及商标的实际使用,或形成时间晚于争议商标申请日,且申请人提交的有效证据多为其商标在文具类商品上的使用,不足以证明在争议商标申请日前,其在中国大陆地区已在与争议商标核定使用的动物皮、伞等商品为同一种或类似的商品上使用与争议商标相同或相近似的商标并具有一定知名度。故本案不能认定争议商标的注册违反了《商标法》第三十二条后半句之禁止性规定。
四、虽然申请人主张争议商标的注册违反了《商标法》第十五条的规定,但其在本案中并未提交充分证据予以证明。故对其该项主张我委不予支持。
五、《商标法》第四条是关于商标专用权的主体和取得商标专用权的途径之规定,申请人关于争议商标的注册违反该条款规定的主张,缺乏事实依据,故我委不予支持。
六、《商标法》第十条第一款第(八)项所指“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款的调整范畴,且在案证据亦不能证明争议商标本身易对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。因此,本案不能认定争议商标属于《商标法》第十条第一款第(八)项所禁止之情形。
七、《商标法》第四十四条第一款所禁止的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形是指系争商标注册人在申请注册商标的时候,采取了向行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证明文件,以骗取商标注册的行为,或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的,恶意进行注册的行为。其中,“其他不正当手段”是指欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等情形。本案中,由申请人提交的证据5并结合查明事实3可知,除本案争议商标外,被申请人先后在第18类、第25类商品上申请注册了60余件商标,其中包括“METALICUS”、“rosemunde”、“ZKIN”、“Bullpadel”、“Goldrooster”、“RESERVED”、“coocazoo”等多件与国外知名品牌相同或相近似的商标。而被申请人在本案中并未对前述商标的设计出处及申请注册意图作出合理解释或说明,且上述商标多被他人提出无效宣告申请、撤销申请或因与他人在先商标近似而未能获准注册。加之,依据申请人提交的证据15邮件公证书、被申请人提交的企业信息等证据显示,被申请人与泉州古戈体育用品有限公司为关联公司,其法人代表同为林树清,林树清与申请人曾通过邮件的方式就争议商标的转让、授权费用进行协商。综合考虑以上因素,我委认为,被申请人前述商标注册行为具有明显的复制、抄袭及摹仿他人知名商标,以谋取不正当利益的故意,不具备注册商标应有的正当性。该类不正当注册行为不仅会导致相关公众对商品来源产生误认,更扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序。故被申请人注册争议商标的行为构成《商标法》第四十四条第一款规定所禁止的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我委裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
数据来源:中国商标网




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