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第16996675号“KATE”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2020]第0000236106号
2020-09-15 00:00:00.0
| 申请商标 | 引证商标 |
16996675 |
申请人:卡特彼勒公司
委托代理人:霍金路伟(上海)知识产权代理有限公司
被申请人:广州鑫丰达汽车用品有限公司
申请人于2019年10月14日对第16996675号“KATE”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:
1、申请人的“CAT”、“CATERPILLAR”系列商标已在先注册并使用,在中国具有极高知名度,已构成挖掘机等工程机械、服装、鞋、靴产品上的驰名商标。
2、争议商标与申请人在先注册的第15626524号“KAT”商标(以下称引证商标一)、第12399532号“卡特”商标(以下称引证商标二 )、第1976228号“卡特CAT及图”商标(以下称引证商标三)、第148058、157549、1123015、3840208号“CAT”商标(以下统称引证商标四)、第12399540、590448、3840209、6569032号“CAT及图”商标(以下统称引证商标五)、第7182487、7182492、7182494、7182496、7182497号“CAT及图(指定颜色)”商标(以下统称引证商标六)等系列商标构成使用在类似商品上的近似商标。
3、争议商标构成对申请人驰名商标“CAT”、“CAT及图”、“CATERPILLAR”、“CATERPILLAR及图”的抄袭和摹仿,损害了申请人的合法权益。申请人请求在本案中认定第148057号“CATERPILLAR”商标、第591816号“CATERPILLAR及图”商标、第3840209号“CAT及图”商标、第3840208号“CAT”商标、引证商标三、第590448号“CAT及图”商标、第1976234号“卡特彼勒”商标为驰名的商标。
4、争议商标损害了申请人的在先商号权,并是以不正当手段抢注他人在先使用并具有一定影响的商标。
5、争议商标的恶意注册属于违反诚实信用原则的恶意抢注行为,易误导和欺骗消费者,必然在市场上造成不良影响。
综上,申请人依据2013年《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第十条第一款第(七)、(八)项、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款和第四十五条第一款的相关规定宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、申请人及相关产品宣传材料、品牌排名等;
2、申请人财务报表;
3、申请人在中国的子公司的工商登记信息、专卖店信息;
4、与申请人相关的“CAT”商标知名度予以认定的部分裁定判决、全国重点商标保护名录、《著名和驰名商标》摘页;
5、申请人鞋类产品相关宣传介绍资料等;
6、媒体宣传报道、相关手册、参加活动图片等;
7、国家图书馆相关文献检索及检索报告;
8、在先裁定、判决等;
9、被申请人相关信息等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2015年5月20日提出注册申请,后经我局异议程序准予注册,并于2018年1月28日发布商标注册公告,核定使用在第7类的热喷枪(机器)商品上。
2、引证商标一申请日期早于争议商标申请日期,引证商标一获得初步审定日期晚于争议商标申请日期,引证商标二至六、第148057号“CATERPILLAR”商标、第591816号“CATERPILLAR及图”商标、第1976234号“卡特彼勒”商标获准注册日期早于争议商标申请日期,核定使用在第7类电焊设备、农业机械、采矿机械、发动机等商品上。
3、在争议商标申请日之前,申请人及其“CAT”、“CAT及图”、“CATERPILLAR”、“CATERPILLAR及图”等系列商标在挖掘机等工程机械商品上已具有一定知名度。
我局认为,鉴于争议商标获准注册日期为2018年1月28日,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》,本案相关程序问题应适用2019年《商标法》。
2013年《商标法》第四条为可注册性条款、第七条、第九条为总则性条款,其精神已体现在其他具体条款中,我局将依据其他具体条款进行审理。
1、鉴于在争议商标申请日之前,引证商标一已申请注册但未获得初步审定,而引证商标二至六为在先注册商标,故本案应同时适用2013年《商标法》第三十条、第三十一条进行审理。争议商标“KATE”与引证商标一“KAT”字母构成相近,两商标已构成近似商标。争议商标指定使用的热喷枪(机器)商品与引证商标一指定使用的电焊设备等商品在功能、用途、消费对象等方面存在相同或相近之处,上述商标共存易使相关公众认为其商品来源于同一市场主体或存在某种关联,进而产生混淆,争议商标的注册违反了2013年《商标法》第三十一条的规定。
争议商标“KATE”与引证商标二“卡特”、引证商标三“卡特CAT及图”、引证商标四“CAT”、引证商标五“CAT及图”、引证商标六“CAT及图(指定颜色)”在文字构成方面存在一定区别,争议商标与引证商标二至六未构成类似商品上的近似商标,争议商标与引证商标二至六未违反2013年《商标法》第三十一条的规定。
2、由于在认定系争商标是否侵犯他人在先商号权时,通常要求系争商标与他人在先商号相同或基本相同。本案中,争议商标“KATE”的文字与申请人英文商号“CATERPILLAR INC.”、中文商号“卡特彼勒”差异较大,争议商标的注册未侵犯申请人的在先商号权。
由于2013年《商标法》第十五条、第三十二条保护的是未注册商标所有人的权益,而本案中我局已基于2013年《商标法》第三十一条的规定对申请人的在先商标权予以保护,故本案不应再适用2013年《商标法》第十五条、第三十二条关于“...也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标。”的相关规定进行审理。
3、鉴于申请人在与争议商标相同或类似商品上已有在先申请商标,并已适用2013年《商标法》第三十一条进行了审理,保护了申请人的商标权。故本案不再适用2013年《商标法》第十三条进行审理。
4、2013年《商标法》第十条第一款第(七)项所指的“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”是指商标的文字、图形等对其指定使用的商品或服务的质量、主要原料、功能用途等特点作了超过固有程度的表示,容易使公众对商品或服务的质量、主要原料、功能用途等特点产生错误的认识。2013年《商标法》第十条第一款第(八)项所指的“有其他不良影响”是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面的影响的情形,其立法目的在于维护社会公共秩序和利益。2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“其他不正当手段”系指除欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。本案证据不足以证明争议商标的注册与使用属于2013年《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项、《商标法》第四十四条第一款所规定的情形,故申请人的该项主张不予支持。
依照2013年《商标法》第三十条、2019年《商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:霍金路伟(上海)知识产权代理有限公司
被申请人:广州鑫丰达汽车用品有限公司
申请人于2019年10月14日对第16996675号“KATE”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:
1、申请人的“CAT”、“CATERPILLAR”系列商标已在先注册并使用,在中国具有极高知名度,已构成挖掘机等工程机械、服装、鞋、靴产品上的驰名商标。
2、争议商标与申请人在先注册的第15626524号“KAT”商标(以下称引证商标一)、第12399532号“卡特”商标(以下称引证商标二 )、第1976228号“卡特CAT及图”商标(以下称引证商标三)、第148058、157549、1123015、3840208号“CAT”商标(以下统称引证商标四)、第12399540、590448、3840209、6569032号“CAT及图”商标(以下统称引证商标五)、第7182487、7182492、7182494、7182496、7182497号“CAT及图(指定颜色)”商标(以下统称引证商标六)等系列商标构成使用在类似商品上的近似商标。
3、争议商标构成对申请人驰名商标“CAT”、“CAT及图”、“CATERPILLAR”、“CATERPILLAR及图”的抄袭和摹仿,损害了申请人的合法权益。申请人请求在本案中认定第148057号“CATERPILLAR”商标、第591816号“CATERPILLAR及图”商标、第3840209号“CAT及图”商标、第3840208号“CAT”商标、引证商标三、第590448号“CAT及图”商标、第1976234号“卡特彼勒”商标为驰名的商标。
4、争议商标损害了申请人的在先商号权,并是以不正当手段抢注他人在先使用并具有一定影响的商标。
5、争议商标的恶意注册属于违反诚实信用原则的恶意抢注行为,易误导和欺骗消费者,必然在市场上造成不良影响。
综上,申请人依据2013年《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第十条第一款第(七)、(八)项、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款和第四十五条第一款的相关规定宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、申请人及相关产品宣传材料、品牌排名等;
2、申请人财务报表;
3、申请人在中国的子公司的工商登记信息、专卖店信息;
4、与申请人相关的“CAT”商标知名度予以认定的部分裁定判决、全国重点商标保护名录、《著名和驰名商标》摘页;
5、申请人鞋类产品相关宣传介绍资料等;
6、媒体宣传报道、相关手册、参加活动图片等;
7、国家图书馆相关文献检索及检索报告;
8、在先裁定、判决等;
9、被申请人相关信息等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2015年5月20日提出注册申请,后经我局异议程序准予注册,并于2018年1月28日发布商标注册公告,核定使用在第7类的热喷枪(机器)商品上。
2、引证商标一申请日期早于争议商标申请日期,引证商标一获得初步审定日期晚于争议商标申请日期,引证商标二至六、第148057号“CATERPILLAR”商标、第591816号“CATERPILLAR及图”商标、第1976234号“卡特彼勒”商标获准注册日期早于争议商标申请日期,核定使用在第7类电焊设备、农业机械、采矿机械、发动机等商品上。
3、在争议商标申请日之前,申请人及其“CAT”、“CAT及图”、“CATERPILLAR”、“CATERPILLAR及图”等系列商标在挖掘机等工程机械商品上已具有一定知名度。
我局认为,鉴于争议商标获准注册日期为2018年1月28日,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》,本案相关程序问题应适用2019年《商标法》。
2013年《商标法》第四条为可注册性条款、第七条、第九条为总则性条款,其精神已体现在其他具体条款中,我局将依据其他具体条款进行审理。
1、鉴于在争议商标申请日之前,引证商标一已申请注册但未获得初步审定,而引证商标二至六为在先注册商标,故本案应同时适用2013年《商标法》第三十条、第三十一条进行审理。争议商标“KATE”与引证商标一“KAT”字母构成相近,两商标已构成近似商标。争议商标指定使用的热喷枪(机器)商品与引证商标一指定使用的电焊设备等商品在功能、用途、消费对象等方面存在相同或相近之处,上述商标共存易使相关公众认为其商品来源于同一市场主体或存在某种关联,进而产生混淆,争议商标的注册违反了2013年《商标法》第三十一条的规定。
争议商标“KATE”与引证商标二“卡特”、引证商标三“卡特CAT及图”、引证商标四“CAT”、引证商标五“CAT及图”、引证商标六“CAT及图(指定颜色)”在文字构成方面存在一定区别,争议商标与引证商标二至六未构成类似商品上的近似商标,争议商标与引证商标二至六未违反2013年《商标法》第三十一条的规定。
2、由于在认定系争商标是否侵犯他人在先商号权时,通常要求系争商标与他人在先商号相同或基本相同。本案中,争议商标“KATE”的文字与申请人英文商号“CATERPILLAR INC.”、中文商号“卡特彼勒”差异较大,争议商标的注册未侵犯申请人的在先商号权。
由于2013年《商标法》第十五条、第三十二条保护的是未注册商标所有人的权益,而本案中我局已基于2013年《商标法》第三十一条的规定对申请人的在先商标权予以保护,故本案不应再适用2013年《商标法》第十五条、第三十二条关于“...也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标。”的相关规定进行审理。
3、鉴于申请人在与争议商标相同或类似商品上已有在先申请商标,并已适用2013年《商标法》第三十一条进行了审理,保护了申请人的商标权。故本案不再适用2013年《商标法》第十三条进行审理。
4、2013年《商标法》第十条第一款第(七)项所指的“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”是指商标的文字、图形等对其指定使用的商品或服务的质量、主要原料、功能用途等特点作了超过固有程度的表示,容易使公众对商品或服务的质量、主要原料、功能用途等特点产生错误的认识。2013年《商标法》第十条第一款第(八)项所指的“有其他不良影响”是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面的影响的情形,其立法目的在于维护社会公共秩序和利益。2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“其他不正当手段”系指除欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。本案证据不足以证明争议商标的注册与使用属于2013年《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项、《商标法》第四十四条第一款所规定的情形,故申请人的该项主张不予支持。
依照2013年《商标法》第三十条、2019年《商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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