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第10158897号“Xerox”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2019]第0000086236号
2019-04-26 00:00:00.0
申请人:施乐公司
委托代理人:罗思(上海)咨询有限公司
被申请人:武汉扬光石油化工有限公司
委托代理人:武汉中商联合知识产权代理有限公司
申请人于2017年10月20日对第10158897号“Xerox”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人是世界知名的从事办公设备、打印机及相关化学产品的生产和服务提供商,其独创了“XEROX”、“FUJIXEROX”、“施乐”、“富士施乐”等商标,争议商标与申请人在先注册的第182079号“XEROX”商标、国际注册第737744A号“XEROX”商标、国际注册第974531H号“xerox及图”商标、第3455420号“FUJI XEROX”商标、第6775547号“FUJI xerox及图”商标(以下分别称引证商标一、二、三、四、五)构成类似商品上的近似商标,争议商标的注册和使用将误导消费者,应当予以宣告无效。二、申请人的“XEROX”、“xerox及图”等商标经长期使用和宣传已具有较高知名度和影响力,引证商标一应被认定为“复印机”商品上的驰名商标,引证商标二应被认定为“打印机、与计算机一起使用的键盘和打印设备”等商品上的驰名商标,引证商标四应被认定为“计算机打印机、喷墨打印机”等商品上的驰名商标,引证商标五应被认定为“激光打印机、喷墨打印机”等商品上的驰名商标。争议商标系对申请人驰名商标的恶意复制、抄袭,争议商标的注册和使用易使相关公众对商品来源产生混淆,损害申请人作为驰名商标所有人的合法权益。三、争议商标与申请人英文商号“XEROX”完全一致,其指定商品与申请人商号使用的打印设备、复印设备及相关产品具有密切关联性。争议商标的注册侵犯了申请人及其关联公司的在先商号权,其注册和使用极易导致消费者的混淆与误认。四、被申请人在知晓申请人及其引证商标知名度的情况下仍注册申请争议商标的行为具有明显的主观恶意,违反了诚实信用原则,损害了申请人的合法权益,将导致社会不良影响。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条第一款、第七条第一款、第九条、第十条第一款第(八)项、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、各大网站对打印、复印设备的相关介绍;
2、法院关于润滑油及其他商品与密切关联商品构成类似商品的判决;
3、百度百科关于申请人背景及历史的介绍、富士施乐(中国)有限公司的背景及历史介绍;
4、网络词典对英文“KABUSHIKI KAISHA”的解释;
5、申请人在美国注册商标的注册证、档案信息及中文摘要翻译;
6、申请人产品手册;
7、申请人在中国注册商标的相关信息及其引证商标的许可使用合同备案公告页;
8、申请人与中国经销商的合作介绍;
9、2010年至2011年申请人中国公司出具给客户的销售合同、客户意向文件及沟通信函、销售发票等材料;
10、2004年至2006年申请人在中国市场的广告投入信息;
11、中国知网、百度新闻等网站对申请人及其商标的报道;
12、2006年《全球最有价值100品牌排行榜》、申请人连续多年被评为全球500强企业、申请人名下“XEROX”、“施乐”商标在行业领域的历年排名、数据统计公司出具的品牌产品出货统计排行及网络对打印机/复印机设备的排名情况统计;
13、申请人所获奖项列表及相关新闻媒体报道;
14、自1995年至2011年各类报纸和杂志对申请人的报道和申请人刊登的广告。
被申请人在我局规定期限内提交了答辩材料,但未详细叙述其答辩理由及提交证据材料。
我局将被申请人的答辩材料寄送给申请人,申请人提出了以下主要质证意见:一、申请人未收到被申请人提交的详细答辩理由及相关证据材料。二、申请人的“XEROX”、“xerox及图”等商标经申请人或其关联公司长期宣传和使用已具有较高知名度,除在无效宣告理由中请求认定的引证商标一、二、四、五为驰名商标外,请求认定引证商标三为“影印机、激光打印机”等商品上的驰名商标。三、被申请人于2016年变更名义为“武汉扬光石油化工有限公司”,但其未向商标局提交变更申请,仍以2015年的营业执照进行答辩,系不诚信行为。综上,请求宣告争议商标无效。
申请人补充提交了以下主要证据:
15、国家信用信息公示系统显示的申请人关联公司的登记信息;
16、上海事诚会计师事务所有限公司对富士施乐实业发展(中国)有限公司2009年至2011年财务报表的审计报告;
17、申请人关联公司在2009年至2011年对其产品进行宣传和市场推广的相关票据;
18、国家企业信用信息公示系统显示的武汉扬光石油化工有限公司的企业登记信息。
经审理查明:1、争议商标由被申请人(名义变更前为:武汉杰盛百能润滑油有限责任公司)于2011年11月7日提出注册申请,经异议程序核准注册,公告时间为2015年5月21日,核定使用在第4类工业用脂、润滑油、润滑脂、润滑剂、工业用油、发动机油、缝纫机油、切割油、导热油、纺织用油商品上。
2、引证商标一、二、三、四、五均由申请人所有,早于争议商标申请注册日之前获准注册或在我国获得领土延伸保护,核定使用在第9类复印机、计算机等商品上,现均为在先有效商标。
上述事实有商标档案在案佐证。
申请人援引的《商标法》第七条第一款关于诚实信用原则规定的精神已体现在《商标法》的具体条款中,第九条系总则性条款,我局将适用《商标法》的相应具体条款审理本案。
我局认为:一、争议商标核定使用的工业用脂、润滑油等商品与引证商标一、二、三、四、五核定使用的全部商品不属于类似商品,亦不存在密切关联性,故双方商标未构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、本案中,申请人提交的证据表明在争议商标申请注册之前,申请人对“EXROX”、“exrox及图”等商标进行了一定的使用和宣传,但整体尚不足以证明申请人引证商标一、二、三、四、五于争议商标申请注册日前已具有较高知名度,为相关公众所熟知。加之争议商标核定使用的工业用脂、润滑油等商品与上述引证商标核定使用的全部商品在功能、用途、销售渠道等方面存在明显区别,争议商标的注册使用一般不易导致相关公众将其商品来源与申请人相联系,从而损害申请人的合法权益。因此,申请人请求认定上述引证商标为驰名商标并依据《商标法》第十三条的规定宣告争议商标无效的主张不能成立。
三、申请人称争议商标的注册侵犯了其在先字号权,本案中,申请人提交的证据表明,其主营业务为复印机、打印机等办公设备的生产及相关服务的提供,争议商标核定使用在工业用脂、润滑油等商品上,与申请人主营业务跨度较大,争议商标的注册使用一般不会使消费者与申请人字号相联系,损害申请人的字号权。因此,申请人关于争议商标违反《商标法》第三十二条的主张不能成立。
四、《商标法》第十条第一款第(八)项所指“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款所指情形,且本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,因此争议商标不属于《商标法》第十条第一款第(八)项所指情形。
五、申请人援引的《商标法》第四条第一款、第十五条及第四十四条第一款规定反对争议商标注册均无相应事实依据,我局对此不予支持。
综上,申请人无效宣告理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:罗思(上海)咨询有限公司
被申请人:武汉扬光石油化工有限公司
委托代理人:武汉中商联合知识产权代理有限公司
申请人于2017年10月20日对第10158897号“Xerox”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人是世界知名的从事办公设备、打印机及相关化学产品的生产和服务提供商,其独创了“XEROX”、“FUJIXEROX”、“施乐”、“富士施乐”等商标,争议商标与申请人在先注册的第182079号“XEROX”商标、国际注册第737744A号“XEROX”商标、国际注册第974531H号“xerox及图”商标、第3455420号“FUJI XEROX”商标、第6775547号“FUJI xerox及图”商标(以下分别称引证商标一、二、三、四、五)构成类似商品上的近似商标,争议商标的注册和使用将误导消费者,应当予以宣告无效。二、申请人的“XEROX”、“xerox及图”等商标经长期使用和宣传已具有较高知名度和影响力,引证商标一应被认定为“复印机”商品上的驰名商标,引证商标二应被认定为“打印机、与计算机一起使用的键盘和打印设备”等商品上的驰名商标,引证商标四应被认定为“计算机打印机、喷墨打印机”等商品上的驰名商标,引证商标五应被认定为“激光打印机、喷墨打印机”等商品上的驰名商标。争议商标系对申请人驰名商标的恶意复制、抄袭,争议商标的注册和使用易使相关公众对商品来源产生混淆,损害申请人作为驰名商标所有人的合法权益。三、争议商标与申请人英文商号“XEROX”完全一致,其指定商品与申请人商号使用的打印设备、复印设备及相关产品具有密切关联性。争议商标的注册侵犯了申请人及其关联公司的在先商号权,其注册和使用极易导致消费者的混淆与误认。四、被申请人在知晓申请人及其引证商标知名度的情况下仍注册申请争议商标的行为具有明显的主观恶意,违反了诚实信用原则,损害了申请人的合法权益,将导致社会不良影响。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条第一款、第七条第一款、第九条、第十条第一款第(八)项、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、各大网站对打印、复印设备的相关介绍;
2、法院关于润滑油及其他商品与密切关联商品构成类似商品的判决;
3、百度百科关于申请人背景及历史的介绍、富士施乐(中国)有限公司的背景及历史介绍;
4、网络词典对英文“KABUSHIKI KAISHA”的解释;
5、申请人在美国注册商标的注册证、档案信息及中文摘要翻译;
6、申请人产品手册;
7、申请人在中国注册商标的相关信息及其引证商标的许可使用合同备案公告页;
8、申请人与中国经销商的合作介绍;
9、2010年至2011年申请人中国公司出具给客户的销售合同、客户意向文件及沟通信函、销售发票等材料;
10、2004年至2006年申请人在中国市场的广告投入信息;
11、中国知网、百度新闻等网站对申请人及其商标的报道;
12、2006年《全球最有价值100品牌排行榜》、申请人连续多年被评为全球500强企业、申请人名下“XEROX”、“施乐”商标在行业领域的历年排名、数据统计公司出具的品牌产品出货统计排行及网络对打印机/复印机设备的排名情况统计;
13、申请人所获奖项列表及相关新闻媒体报道;
14、自1995年至2011年各类报纸和杂志对申请人的报道和申请人刊登的广告。
被申请人在我局规定期限内提交了答辩材料,但未详细叙述其答辩理由及提交证据材料。
我局将被申请人的答辩材料寄送给申请人,申请人提出了以下主要质证意见:一、申请人未收到被申请人提交的详细答辩理由及相关证据材料。二、申请人的“XEROX”、“xerox及图”等商标经申请人或其关联公司长期宣传和使用已具有较高知名度,除在无效宣告理由中请求认定的引证商标一、二、四、五为驰名商标外,请求认定引证商标三为“影印机、激光打印机”等商品上的驰名商标。三、被申请人于2016年变更名义为“武汉扬光石油化工有限公司”,但其未向商标局提交变更申请,仍以2015年的营业执照进行答辩,系不诚信行为。综上,请求宣告争议商标无效。
申请人补充提交了以下主要证据:
15、国家信用信息公示系统显示的申请人关联公司的登记信息;
16、上海事诚会计师事务所有限公司对富士施乐实业发展(中国)有限公司2009年至2011年财务报表的审计报告;
17、申请人关联公司在2009年至2011年对其产品进行宣传和市场推广的相关票据;
18、国家企业信用信息公示系统显示的武汉扬光石油化工有限公司的企业登记信息。
经审理查明:1、争议商标由被申请人(名义变更前为:武汉杰盛百能润滑油有限责任公司)于2011年11月7日提出注册申请,经异议程序核准注册,公告时间为2015年5月21日,核定使用在第4类工业用脂、润滑油、润滑脂、润滑剂、工业用油、发动机油、缝纫机油、切割油、导热油、纺织用油商品上。
2、引证商标一、二、三、四、五均由申请人所有,早于争议商标申请注册日之前获准注册或在我国获得领土延伸保护,核定使用在第9类复印机、计算机等商品上,现均为在先有效商标。
上述事实有商标档案在案佐证。
申请人援引的《商标法》第七条第一款关于诚实信用原则规定的精神已体现在《商标法》的具体条款中,第九条系总则性条款,我局将适用《商标法》的相应具体条款审理本案。
我局认为:一、争议商标核定使用的工业用脂、润滑油等商品与引证商标一、二、三、四、五核定使用的全部商品不属于类似商品,亦不存在密切关联性,故双方商标未构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、本案中,申请人提交的证据表明在争议商标申请注册之前,申请人对“EXROX”、“exrox及图”等商标进行了一定的使用和宣传,但整体尚不足以证明申请人引证商标一、二、三、四、五于争议商标申请注册日前已具有较高知名度,为相关公众所熟知。加之争议商标核定使用的工业用脂、润滑油等商品与上述引证商标核定使用的全部商品在功能、用途、销售渠道等方面存在明显区别,争议商标的注册使用一般不易导致相关公众将其商品来源与申请人相联系,从而损害申请人的合法权益。因此,申请人请求认定上述引证商标为驰名商标并依据《商标法》第十三条的规定宣告争议商标无效的主张不能成立。
三、申请人称争议商标的注册侵犯了其在先字号权,本案中,申请人提交的证据表明,其主营业务为复印机、打印机等办公设备的生产及相关服务的提供,争议商标核定使用在工业用脂、润滑油等商品上,与申请人主营业务跨度较大,争议商标的注册使用一般不会使消费者与申请人字号相联系,损害申请人的字号权。因此,申请人关于争议商标违反《商标法》第三十二条的主张不能成立。
四、《商标法》第十条第一款第(八)项所指“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款所指情形,且本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,因此争议商标不属于《商标法》第十条第一款第(八)项所指情形。
五、申请人援引的《商标法》第四条第一款、第十五条及第四十四条第一款规定反对争议商标注册均无相应事实依据,我局对此不予支持。
综上,申请人无效宣告理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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