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第32253949号“陶颐”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2021]第0000061507号
2021-03-04 00:00:00.0
| 申请商标 | 引证商标 |
32253949 |
申请人:陶氏化学公司
委托代理人:中原信达知识产权服务(北京)有限公司
被申请人:陶熙有机硅(上海)有限公司
申请人于2020年06月30日对第32253949号“陶颐”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人在先注册的第24291735号“陶熙”商标(以下称引证商标一)、第24291741号“陶熙”商标(以下称引证商标二)、第24291737号“陶熙”商标(以下称引证商标三)、第24291738号“陶熙”商标(以下称引证商标四)、第24291742号“陶熙”商标(以下称引证商标五)、第23335736号“DOWSIL”商标(以下称引证商标六)、第23335730号“DOWSIL”商标(以下称引证商标七)、第23335734号“DOWSIL”商标(以下称引证商标八)、第23335733号“DOWSIL”商标(以下称引证商标九)及第23335729号“DOWSIL”商标(以下称引证商标十)已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标;二、申请人是世界第一大化学公司,申请人“陶熙/DOWSIL”作为申请人的商标经过大量的使用已具有较高的知名度,申请人请求对引证商标一及引证商标六在化学品领域依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第十三条进行保护;三、争议商标是对申请人知名商标的抄袭和摹仿,且被申请人及其关联公司具有反复抄袭申请人及其子公司知名商标的恶意,其行为违法了诚实信用原则,扰乱了商标注册秩序,造成不良影响。综上所述,申请人请求依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第十三条、第三十条、第四十四条第一款的规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、申请人及其“DOW CORNING”品牌介绍;
2、申请人子公司官网及天猫旗舰店;
3、“DOW CORNING”、“道康宁”品牌产品照片;
4、申请人及其产品相关报道;
5、申请人产品宣传册、检测报告、参展情况、销售情况;
6、相关案件裁定书和行政判决;
7、被申请人及其关联公司商标信息等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2018年07月14日提出注册申请,于2019年06月07日核准注册在第1类“工业用淀粉”等商品上;
2、引证商标一至十均早于争议商标申请注册日之前获准注册,引证商标一、六核定使用在第1类“硅酮”等商品上,引证商标二、七核定使用在第17类“非文具用、非医用、非家用胶带”等商品上,引证商标三、八核定使用在第3类“家用抗静电剂”等商品上、引证商标四、九核定使用在第4类“润滑油”等商品上,引证商标五、十核定使用在第19类“非金属建筑材料”商品上,现均为申请人所有的在先有效注册商标。
以上事实有商标档案予以在案佐证。
本案中,争议商标获准注册日期早于2019年11月01日,根据法不溯及既往的原则,实体问题应适用2013年《商标法》。本案的相关程序问题仍适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第四条、第七条为商标注册使用的原则性规定,其内容已体现在2013年《商标法》具体条款中,故我局将依照2013年《商标法》具体规定进行审理。依据当事人提出的理由及我局查明的事实,本案的焦点问题为:一、争议商标与引证商标一至十是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标;二、争议商标是否违反2013年《商标法》第十三条的规定;三、争议商标是否违反2013年《商标法》第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项的规定;四、争议商标是否构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指情形。
关于焦点问题一:争议商标与引证商标六、七、八、九、十整体尚可区分,不构成近似商标。争议商标核定使用的商品与引证商标三、四、五核定使用的商品不属于类似商品,故争议商标与引证商标三、四、五不构成使用在类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的“工业用淀粉;纤维素”二项商品与引证商标一、二核定使用的商品不属于类似商品,故争议商标在“工业用淀粉;纤维素”二项商品上与引证商标一、二不构成使用在类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的“未加工合成树脂;墙砖粘合剂;除油漆外的水泥防水化学品”等商品与引证商标一核定使用的“未加工合成树脂;工业用化学品;杀虫剂用化学添加剂”等商品及引证商标二核定使用的“液态橡胶”属于同一种或类似商品。争议商标的构成文字“陶颐”与引证商标一、二的构成文字“陶熙”在字形、含义、整体外观等方面较为相近。双方商标若共存于类似群组,易导致相关公众对商品来源产生混淆和误认,故争议商标在除“工业用淀粉;纤维素”外的商品上与引证商标一、二已构成2013年《商标法》第三十条所指的“使用在同一种或类似商品上的近似商标”。
关于焦点问题二:申请人在案证据不足以全面反映在争议商标申请注册前,申请人商标所标示的商品在中国大陆地区使用、销售、市场占有率、广告宣传的金额、规模或范围等情况,不足以证明在争议商标注册日前,申请人的商标已在中国经过长期、广泛宣传使用,为相关公众所熟知。申请人认为争议商标的注册违反2013年《商标法》第十三条的复审理由,缺乏事实依据,不能成立。
关于焦点问题三:2013年《商标法》第十条第一款第(七)项规定的禁止商标使用的情形,是指商标带有欺骗性,容易使公众对商品的质量、主要原料、功能用途等特点或产地产生错误的认识;第十条第一款第(八)项所指的“不良影响”,是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。争议商标不存在上述条款所述情形,故并未违反2013年《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项的规定。
关于焦点问题四:我局认为,2013年《商标法》第四十四条第一款所指情形是以欺骗手段或其他不正当手段扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。申请人在本案中证明争议商标存在上述情形的证据不足,故我局对申请人该项张不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定,我局裁定如下:
争议商标在“工业用淀粉;纤维素”二项商品上予以维持,在其余商品上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:中原信达知识产权服务(北京)有限公司
被申请人:陶熙有机硅(上海)有限公司
申请人于2020年06月30日对第32253949号“陶颐”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人在先注册的第24291735号“陶熙”商标(以下称引证商标一)、第24291741号“陶熙”商标(以下称引证商标二)、第24291737号“陶熙”商标(以下称引证商标三)、第24291738号“陶熙”商标(以下称引证商标四)、第24291742号“陶熙”商标(以下称引证商标五)、第23335736号“DOWSIL”商标(以下称引证商标六)、第23335730号“DOWSIL”商标(以下称引证商标七)、第23335734号“DOWSIL”商标(以下称引证商标八)、第23335733号“DOWSIL”商标(以下称引证商标九)及第23335729号“DOWSIL”商标(以下称引证商标十)已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标;二、申请人是世界第一大化学公司,申请人“陶熙/DOWSIL”作为申请人的商标经过大量的使用已具有较高的知名度,申请人请求对引证商标一及引证商标六在化学品领域依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第十三条进行保护;三、争议商标是对申请人知名商标的抄袭和摹仿,且被申请人及其关联公司具有反复抄袭申请人及其子公司知名商标的恶意,其行为违法了诚实信用原则,扰乱了商标注册秩序,造成不良影响。综上所述,申请人请求依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第十三条、第三十条、第四十四条第一款的规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、申请人及其“DOW CORNING”品牌介绍;
2、申请人子公司官网及天猫旗舰店;
3、“DOW CORNING”、“道康宁”品牌产品照片;
4、申请人及其产品相关报道;
5、申请人产品宣传册、检测报告、参展情况、销售情况;
6、相关案件裁定书和行政判决;
7、被申请人及其关联公司商标信息等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2018年07月14日提出注册申请,于2019年06月07日核准注册在第1类“工业用淀粉”等商品上;
2、引证商标一至十均早于争议商标申请注册日之前获准注册,引证商标一、六核定使用在第1类“硅酮”等商品上,引证商标二、七核定使用在第17类“非文具用、非医用、非家用胶带”等商品上,引证商标三、八核定使用在第3类“家用抗静电剂”等商品上、引证商标四、九核定使用在第4类“润滑油”等商品上,引证商标五、十核定使用在第19类“非金属建筑材料”商品上,现均为申请人所有的在先有效注册商标。
以上事实有商标档案予以在案佐证。
本案中,争议商标获准注册日期早于2019年11月01日,根据法不溯及既往的原则,实体问题应适用2013年《商标法》。本案的相关程序问题仍适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第四条、第七条为商标注册使用的原则性规定,其内容已体现在2013年《商标法》具体条款中,故我局将依照2013年《商标法》具体规定进行审理。依据当事人提出的理由及我局查明的事实,本案的焦点问题为:一、争议商标与引证商标一至十是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标;二、争议商标是否违反2013年《商标法》第十三条的规定;三、争议商标是否违反2013年《商标法》第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项的规定;四、争议商标是否构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指情形。
关于焦点问题一:争议商标与引证商标六、七、八、九、十整体尚可区分,不构成近似商标。争议商标核定使用的商品与引证商标三、四、五核定使用的商品不属于类似商品,故争议商标与引证商标三、四、五不构成使用在类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的“工业用淀粉;纤维素”二项商品与引证商标一、二核定使用的商品不属于类似商品,故争议商标在“工业用淀粉;纤维素”二项商品上与引证商标一、二不构成使用在类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的“未加工合成树脂;墙砖粘合剂;除油漆外的水泥防水化学品”等商品与引证商标一核定使用的“未加工合成树脂;工业用化学品;杀虫剂用化学添加剂”等商品及引证商标二核定使用的“液态橡胶”属于同一种或类似商品。争议商标的构成文字“陶颐”与引证商标一、二的构成文字“陶熙”在字形、含义、整体外观等方面较为相近。双方商标若共存于类似群组,易导致相关公众对商品来源产生混淆和误认,故争议商标在除“工业用淀粉;纤维素”外的商品上与引证商标一、二已构成2013年《商标法》第三十条所指的“使用在同一种或类似商品上的近似商标”。
关于焦点问题二:申请人在案证据不足以全面反映在争议商标申请注册前,申请人商标所标示的商品在中国大陆地区使用、销售、市场占有率、广告宣传的金额、规模或范围等情况,不足以证明在争议商标注册日前,申请人的商标已在中国经过长期、广泛宣传使用,为相关公众所熟知。申请人认为争议商标的注册违反2013年《商标法》第十三条的复审理由,缺乏事实依据,不能成立。
关于焦点问题三:2013年《商标法》第十条第一款第(七)项规定的禁止商标使用的情形,是指商标带有欺骗性,容易使公众对商品的质量、主要原料、功能用途等特点或产地产生错误的认识;第十条第一款第(八)项所指的“不良影响”,是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。争议商标不存在上述条款所述情形,故并未违反2013年《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项的规定。
关于焦点问题四:我局认为,2013年《商标法》第四十四条第一款所指情形是以欺骗手段或其他不正当手段扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。申请人在本案中证明争议商标存在上述情形的证据不足,故我局对申请人该项张不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定,我局裁定如下:
争议商标在“工业用淀粉;纤维素”二项商品上予以维持,在其余商品上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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