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第38491548号“ZUT及图”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2023]第0000280318号
2023-09-28 00:00:00.0
| 申请商标 | 引证商标 |
38491548 |
申请人:卡特彼勒公司
委托代理人:霍金路伟(上海)知识产权代理有限公司
被申请人:邢台中伟卓特液压科技有限公司
委托代理人:北京柒策国际知识产权代理有限公司邢台分公司
申请人于2022年07月13日对第38491548号“ZUT及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人于1925年成立,其“CAT”、“CATERPILLAR”等商标于1975年进入中国市场并进行了持续的使用和宣传,在挖掘机等工程机械、服装、鞋、靴等商品上已为相关公众所熟知,曾被认定为驰名商标。争议商标与申请人在先注册的第17657120号图形商标、第9701726号图形商标、第590448号、第3840209号、第12399540号、第6569032号、第7182487号、第7182492号、第7182494号、第7182496号、第7182497号“CAT及图”商标、第34171308号、第36281033号、第34171306号、第36281035号“CAT及图”商标、第1976228号“卡特CAT及图”商标、第33576797号“CAT LET'S DO THE WORK.及图”商标、第33576786号“CAT及图 实干成就梦想”商标、第38219296号“CAT及图”商标、第591816号“CATERPILLAR及图”商标、第3840206号“CATERPILLAR及图”商标、第6376244号“CATERPILLAR及图”商标、第12399549号“CATERPILLAR及图”商标(以下分别称引证商标一至二十三)等构成相同或者类似商品上的近似商标。被申请人系申请人的同行,并在其官网上展示销售包含申请人“CAT”商标的机械配件产品,被申请人系恶意抄袭摹仿申请人商标,属于违反诚实信用原则的恶意抢注行为,构成不正当竞争。此外,经申请人警告协商,被申请人自愿出具声明表示放弃对争议商标的商业性使用以及不会在商业活动中使用申请人的“CAT”标识等。争议商标的申请注册侵犯了申请人的在先著作权,构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。申请人的 “CAT及图”系列商标是驰名商标,争议商标构成对申请人驰名商标的抄袭和摹仿,争议商标的注册和使用极易误导相关公众,损害申请人和消费者的合法权益。争议商标的注册和使用易误导和欺骗消费者,在市场上造成不良影响。综上,申请人依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条、第四十五条及《巴黎公约》、《反不正当竞争法》等相关规定,请求认定引证商标三、四、二十及第3840208号“CAT”商标、第148057号“CATERPILLAR”商标、第1976228号“卡特CAT及图”商标(以下分别称引证商标二十四至二十六)为使用在挖掘机等商品上的驰名商标、第3050050号“CAT及图”商标、第6795454号“CAT”商标(以下分别称引证商标二十七、二十八)为使用在服装等商品上的驰名商标,并对争议商标予以宣告无效。
申请人提交了以下主要证据(复印件及光盘形式):
1、世界工程机械制造商50强排行榜、《财富》、福布斯等相关排行榜;
2、申请人2008年至2016年年报中的财务报告;
3、《著名和驰名商标》摘页;
4、申请人相关媒体报道资料;
5、申请人在中国的子公司、分支结构、独立代理商的公司工商登记信息资料;
6、中国央视市场研究股份有限公司简介及其出具的相关广告监测报告;
7、国家图书馆出具的文献复制证明、检索报告;
8、1999年《全国重点商标保护名录》节选页;
9、相关决定书、裁定书、判决书等;
10、申请人的商标注册资料;
11、被申请人企业信用信息、官网网页、商标注册列表及商标档案;
12、被申请人的宣传资料、参展资料、微信公众号截图、盖章声明;
13、版权登记证书;
14、其他相关证据资料。
被申请人的主要理由:争议商标是被申请人所独创而来,经过大力使用和多年积累,已经与被申请人形成了一一对应联系。争议商标与各引证商标未构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标,共存于市场不会造成消费者的混淆和误认。被申请人申请注册争议商标系出于自身宣传使用的需要,并无任何主观恶意,未违反诚实信用原则。申请人提供的证据材料不能证明其“CAT”等商标在相关商品上具有较高的知名度,一直保持驰名商标的事实状态。争议商标与申请人享有著作权的作品不构成实质性近似,未损害申请人的在先著作权。争议商标正常合法的注册理应受到保护,申请人对争议商标提出无效宣告申请的行为具有恶意。争议商标经过异议程序获准注册,根据审查一致原则,争议商标的注册应予维持。综上,争议商标的申请注册并未违反《商标法》第四条、第七条、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条等规定,被申请人请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据(光盘形式):被申请人营业执照截图、企业官网截图;争议商标使用推广截图;相关新闻报道、被申请人所获荣誉资料;销售合同、转账记录、发票;相关决定书等。
针对被申请人的答辩理由,申请人坚持其无效宣告申请理由及请求,并向我局补充提交了被申请人相关网络报道打印件等证据。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2019年5月28日申请注册,经过异议程序获准注册,注册公告日期为2021年5月28日,核定使用在第7类“农业机械”等商品上,截至本案审理时,为被申请人名下有效的注册商标。
2、引证商标一至二十八的所有人均为本案申请人,在争议商标申请注册之日,引证商标一至十一、十六、十七、二十至二十八均已申请注册并获准初步审定,引证商标十二至十五、十八、十九已申请注册但尚未获准初步审定,截至本案审理时,上述引证商标均为有效的注册商标,引证商标一至二十六核定使用在第7类“农业机械;挖掘机”等商品上,引证商标二十七、二十八核定使用在第25类“服装”等商品上。
以上事实由商标档案及申请人提交的证据在案予以佐证。
我局认为,《商标法》第七条、第九条系总则性条款,其立法精神已在《商标法》具体条款的规定之中有所体现,《巴黎公约》、《反不正当竞争法》等相关规定的立法精神亦已体现在《商标法》具体条款的规定之中,本案适用《商标法》相关具体条款予以审理。鉴于在争议商标申请注册之日,引证商标十二至十五、十八、十九已申请注册但尚未获准初步审定,故对于争议商标与引证商标十二至十五、十八、十九是否构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标之情形,应适用《商标法》第三十一条之规定进行审理。根据当事人所提理由、事实和请求,本案的焦点问题可归纳如下:
一、争议商标与引证商标一至二十三是否构成《商标法》第三十条、第三十一条所指之情形。本案中,争议商标与引证商标一至二十三在字母构成、呼叫等方面尚可区分,未构成近似商标,共存使用不致造成相关公众对商品来源产生混淆和误认。因此,争议商标与引证商标一至二十三未构成《商标法》第三十条、第三十一条所指之情形。
二、争议商标的申请注册是否损害了申请人的在先著作权,是否构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形,从而违反《商标法》第三十二条的规定。构成对他人在先著作权损害的前提为系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似。本案中,争议商标与申请人主张享有著作权的作品未构成实质性相似,故争议商标的申请注册未构成对申请人在先著作权的损害。此外,争议商标与申请人提交证据所主要涉及的“CAT及图”等商标未构成近似商标,申请人提交的证据不足以证明在争议商标注册申请日之前,其已于“农业机械”等商品或与之类似的商品上使用“ZUT及图”未注册商标或与之近似的未注册商标并具有一定影响。因此,争议商标的申请注册未构成《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
三、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第十三条第三款所指复制、摹仿他人已在中国注册的驰名商标,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害之情形。本案中,争议商标与申请人的引证商标三、四、二十、二十四至二十八在字母构成、呼叫等方面有所差异,争议商标未构成对引证商标三、四、二十、二十四至二十八的复制或摹仿。争议商标的申请注册或使用不致误导公众混淆或误认,从而可能损害申请人的利益。由此,争议商标的申请注册未构成《商标法》第十三条第三款所规定之情形。
四、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第十五条所指之情形。本案中,申请人提交的证据不足以证明在争议商标注册申请日之前,被申请人与申请人之间存在《商标法》第十五条所指的代理关系、代表关系或合同、业务往来关系或者其他关系,而知晓其商标存在。因此,争议商标的申请注册未构成《商标法》第十五条所规定之情形。
五、争议商标的申请注册是否违反《商标法》第十条第一款第(七)项之规定。本条规定的欺骗性标志是指标志本身或其构成要素具有欺骗性,容易使相关公众对商品的产地、质量、品质等产生错误的认识,误导消费者。本案中,争议商标本身并未包含描述商品质量等特点的误导性词汇,未构成带有欺骗性的标识。且申请人提交的证据亦不足以证明争议商标使用在核定使用商品上会造成相关公众对商品的质量等特点或产地产生误认。由此,争议商标的申请注册未违反《商标法》第十条第一款第(七)项之规定。
六、争议商标的申请注册是否违反《商标法》第十条第一款第(八)项之规定。依据《商标法》第十条第一款第(八)项之规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。其中,“社会主义道德风尚”是指我国人民共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯,“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案中,争议商标并无有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形,且申请人提交的证据亦不足以证明争议商标使用在核定使用商品上会产生有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的后果。由此,争议商标的申请注册未违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
七、争议商标的申请注册是否违反《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之规定。《商标法》第四十四条第一款所指“其他不正当手段”是指欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等情形。本案中,申请人提交的证据尚不足以证明争议商标的注册扰乱了商标注册秩序,损害公共利益或不正当占用了公共资源,故申请人的该项主张缺乏足够的事实依据,我局不予支持。
另外,申请人关于争议商标的申请注册违反《商标法》第四条之规定等主张,因缺乏足够的事实依据,我局不予支持。
综上所述,申请人无效宣告理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:霍金路伟(上海)知识产权代理有限公司
被申请人:邢台中伟卓特液压科技有限公司
委托代理人:北京柒策国际知识产权代理有限公司邢台分公司
申请人于2022年07月13日对第38491548号“ZUT及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人于1925年成立,其“CAT”、“CATERPILLAR”等商标于1975年进入中国市场并进行了持续的使用和宣传,在挖掘机等工程机械、服装、鞋、靴等商品上已为相关公众所熟知,曾被认定为驰名商标。争议商标与申请人在先注册的第17657120号图形商标、第9701726号图形商标、第590448号、第3840209号、第12399540号、第6569032号、第7182487号、第7182492号、第7182494号、第7182496号、第7182497号“CAT及图”商标、第34171308号、第36281033号、第34171306号、第36281035号“CAT及图”商标、第1976228号“卡特CAT及图”商标、第33576797号“CAT LET'S DO THE WORK.及图”商标、第33576786号“CAT及图 实干成就梦想”商标、第38219296号“CAT及图”商标、第591816号“CATERPILLAR及图”商标、第3840206号“CATERPILLAR及图”商标、第6376244号“CATERPILLAR及图”商标、第12399549号“CATERPILLAR及图”商标(以下分别称引证商标一至二十三)等构成相同或者类似商品上的近似商标。被申请人系申请人的同行,并在其官网上展示销售包含申请人“CAT”商标的机械配件产品,被申请人系恶意抄袭摹仿申请人商标,属于违反诚实信用原则的恶意抢注行为,构成不正当竞争。此外,经申请人警告协商,被申请人自愿出具声明表示放弃对争议商标的商业性使用以及不会在商业活动中使用申请人的“CAT”标识等。争议商标的申请注册侵犯了申请人的在先著作权,构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。申请人的 “CAT及图”系列商标是驰名商标,争议商标构成对申请人驰名商标的抄袭和摹仿,争议商标的注册和使用极易误导相关公众,损害申请人和消费者的合法权益。争议商标的注册和使用易误导和欺骗消费者,在市场上造成不良影响。综上,申请人依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条、第四十五条及《巴黎公约》、《反不正当竞争法》等相关规定,请求认定引证商标三、四、二十及第3840208号“CAT”商标、第148057号“CATERPILLAR”商标、第1976228号“卡特CAT及图”商标(以下分别称引证商标二十四至二十六)为使用在挖掘机等商品上的驰名商标、第3050050号“CAT及图”商标、第6795454号“CAT”商标(以下分别称引证商标二十七、二十八)为使用在服装等商品上的驰名商标,并对争议商标予以宣告无效。
申请人提交了以下主要证据(复印件及光盘形式):
1、世界工程机械制造商50强排行榜、《财富》、福布斯等相关排行榜;
2、申请人2008年至2016年年报中的财务报告;
3、《著名和驰名商标》摘页;
4、申请人相关媒体报道资料;
5、申请人在中国的子公司、分支结构、独立代理商的公司工商登记信息资料;
6、中国央视市场研究股份有限公司简介及其出具的相关广告监测报告;
7、国家图书馆出具的文献复制证明、检索报告;
8、1999年《全国重点商标保护名录》节选页;
9、相关决定书、裁定书、判决书等;
10、申请人的商标注册资料;
11、被申请人企业信用信息、官网网页、商标注册列表及商标档案;
12、被申请人的宣传资料、参展资料、微信公众号截图、盖章声明;
13、版权登记证书;
14、其他相关证据资料。
被申请人的主要理由:争议商标是被申请人所独创而来,经过大力使用和多年积累,已经与被申请人形成了一一对应联系。争议商标与各引证商标未构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标,共存于市场不会造成消费者的混淆和误认。被申请人申请注册争议商标系出于自身宣传使用的需要,并无任何主观恶意,未违反诚实信用原则。申请人提供的证据材料不能证明其“CAT”等商标在相关商品上具有较高的知名度,一直保持驰名商标的事实状态。争议商标与申请人享有著作权的作品不构成实质性近似,未损害申请人的在先著作权。争议商标正常合法的注册理应受到保护,申请人对争议商标提出无效宣告申请的行为具有恶意。争议商标经过异议程序获准注册,根据审查一致原则,争议商标的注册应予维持。综上,争议商标的申请注册并未违反《商标法》第四条、第七条、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条等规定,被申请人请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据(光盘形式):被申请人营业执照截图、企业官网截图;争议商标使用推广截图;相关新闻报道、被申请人所获荣誉资料;销售合同、转账记录、发票;相关决定书等。
针对被申请人的答辩理由,申请人坚持其无效宣告申请理由及请求,并向我局补充提交了被申请人相关网络报道打印件等证据。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2019年5月28日申请注册,经过异议程序获准注册,注册公告日期为2021年5月28日,核定使用在第7类“农业机械”等商品上,截至本案审理时,为被申请人名下有效的注册商标。
2、引证商标一至二十八的所有人均为本案申请人,在争议商标申请注册之日,引证商标一至十一、十六、十七、二十至二十八均已申请注册并获准初步审定,引证商标十二至十五、十八、十九已申请注册但尚未获准初步审定,截至本案审理时,上述引证商标均为有效的注册商标,引证商标一至二十六核定使用在第7类“农业机械;挖掘机”等商品上,引证商标二十七、二十八核定使用在第25类“服装”等商品上。
以上事实由商标档案及申请人提交的证据在案予以佐证。
我局认为,《商标法》第七条、第九条系总则性条款,其立法精神已在《商标法》具体条款的规定之中有所体现,《巴黎公约》、《反不正当竞争法》等相关规定的立法精神亦已体现在《商标法》具体条款的规定之中,本案适用《商标法》相关具体条款予以审理。鉴于在争议商标申请注册之日,引证商标十二至十五、十八、十九已申请注册但尚未获准初步审定,故对于争议商标与引证商标十二至十五、十八、十九是否构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标之情形,应适用《商标法》第三十一条之规定进行审理。根据当事人所提理由、事实和请求,本案的焦点问题可归纳如下:
一、争议商标与引证商标一至二十三是否构成《商标法》第三十条、第三十一条所指之情形。本案中,争议商标与引证商标一至二十三在字母构成、呼叫等方面尚可区分,未构成近似商标,共存使用不致造成相关公众对商品来源产生混淆和误认。因此,争议商标与引证商标一至二十三未构成《商标法》第三十条、第三十一条所指之情形。
二、争议商标的申请注册是否损害了申请人的在先著作权,是否构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形,从而违反《商标法》第三十二条的规定。构成对他人在先著作权损害的前提为系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似。本案中,争议商标与申请人主张享有著作权的作品未构成实质性相似,故争议商标的申请注册未构成对申请人在先著作权的损害。此外,争议商标与申请人提交证据所主要涉及的“CAT及图”等商标未构成近似商标,申请人提交的证据不足以证明在争议商标注册申请日之前,其已于“农业机械”等商品或与之类似的商品上使用“ZUT及图”未注册商标或与之近似的未注册商标并具有一定影响。因此,争议商标的申请注册未构成《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
三、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第十三条第三款所指复制、摹仿他人已在中国注册的驰名商标,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害之情形。本案中,争议商标与申请人的引证商标三、四、二十、二十四至二十八在字母构成、呼叫等方面有所差异,争议商标未构成对引证商标三、四、二十、二十四至二十八的复制或摹仿。争议商标的申请注册或使用不致误导公众混淆或误认,从而可能损害申请人的利益。由此,争议商标的申请注册未构成《商标法》第十三条第三款所规定之情形。
四、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第十五条所指之情形。本案中,申请人提交的证据不足以证明在争议商标注册申请日之前,被申请人与申请人之间存在《商标法》第十五条所指的代理关系、代表关系或合同、业务往来关系或者其他关系,而知晓其商标存在。因此,争议商标的申请注册未构成《商标法》第十五条所规定之情形。
五、争议商标的申请注册是否违反《商标法》第十条第一款第(七)项之规定。本条规定的欺骗性标志是指标志本身或其构成要素具有欺骗性,容易使相关公众对商品的产地、质量、品质等产生错误的认识,误导消费者。本案中,争议商标本身并未包含描述商品质量等特点的误导性词汇,未构成带有欺骗性的标识。且申请人提交的证据亦不足以证明争议商标使用在核定使用商品上会造成相关公众对商品的质量等特点或产地产生误认。由此,争议商标的申请注册未违反《商标法》第十条第一款第(七)项之规定。
六、争议商标的申请注册是否违反《商标法》第十条第一款第(八)项之规定。依据《商标法》第十条第一款第(八)项之规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。其中,“社会主义道德风尚”是指我国人民共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯,“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案中,争议商标并无有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形,且申请人提交的证据亦不足以证明争议商标使用在核定使用商品上会产生有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的后果。由此,争议商标的申请注册未违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
七、争议商标的申请注册是否违反《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之规定。《商标法》第四十四条第一款所指“其他不正当手段”是指欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等情形。本案中,申请人提交的证据尚不足以证明争议商标的注册扰乱了商标注册秩序,损害公共利益或不正当占用了公共资源,故申请人的该项主张缺乏足够的事实依据,我局不予支持。
另外,申请人关于争议商标的申请注册违反《商标法》第四条之规定等主张,因缺乏足够的事实依据,我局不予支持。
综上所述,申请人无效宣告理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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