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国际注册第1459184号图形商标无效宣告请求裁定书
商评字[2021]第0000271155号
2021-09-29 00:00:00.0
申请人:卡帝乐鳄鱼私人有限公司
委托代理人:上海佳士商务咨询有限公司
被申请人:LACOSTE
委托代理人:北京万慧达知识产权代理有限公司
申请人于2020年11月16日对第1459184号图形商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人依法对“Crocodile 及鳄鱼图形”、“CARTELO 及鳄鱼图形”系列商标享有在先合法权益,申请人在多个国家成功注册上述商标,且已经具备很高知名度。二、争议商标是对申请人在先注册商标的抄袭和模仿,明显是傍名牌的抢注行为,具有明显恶意。同时,争议商标侵犯了申请人的在先著作权。三、争议商标与申请人在先注册第1348219号“CARTELO 及图”商标(以下称引证商标一)构成了在同一种或类似商品上的近似商标。且第1331001号“CARTELO 及图”(以下称引证商标二)已经被认定为驰名商标,在市场上具有极高的知名度和美誉度。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)项及第(八)项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定,申请人请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1.申请人鳄鱼历史回眸视频;
2.卡帝乐鳄鱼1998年-2006年、2017年、2018年、2019年在中国境内销售额、广告费用表、及报纸杂志宣传报道;
3.上海东方鳄鱼服饰有限公司在上海销售收入获奖证书复印件;
4.中国行业企业信息发布中心认证证书;
5.所获各项荣誉;
6.赞助中国奥运代表团及中国奥委会证明文件;
7.著作权登记证书复印件及著作权转让协议,申请人取得著作权登记证书复印件;
8.申请人CARTELO商标驰字【2013】316号批复。
被申请人答辩的主要理由:一、申请人提交的证据与本案无关。二、根据在先生效裁定和判例,争议商标与申请人的引证商标不构成近似商标。三、争议商标与申请人的作品不构成著作权法意义上的实质性相似。四、被申请人是鳄鱼图形系列商标的真正所有人,经过长期宣传和使用获的较高的知名度和影响力。且曾被认定为第25类“服装”等商品上的驰名商标。综上,请求维持争议商标注册。
被申请人提交了以下主要证据(光盘):
1.过往案例行政判决书和裁定书;
2.对拉科斯特的介绍和关于鳄鱼图形品牌历史的新闻稿;
3.关于拉科斯特鳄鱼品牌在1933年的第一幅正式广告的介绍资料;
4.产品介绍以及各国明星、政要使用其产品的照片;
5.拉科斯特在中国申请注册的商标一览表及部分商标注册证、信息页复印件;
6.被申请人在中国的店铺列表、店铺照片;
7.广告合同、发票、销售合同、审计报告;
8.广告及媒体报道;
9.法院判决、行政裁定等;
10.其他证据。
针对被申请人的答辩,申请人提出了以下质证意见:一、鉴于被申请人习惯性的恶意抢注申请人鳄鱼商标的事实性存在,现却反而断章取义的举证,指出申请人在服装上对鳄鱼商标的使用不当,模仿其商标使用,明显与事实不符,被申请人具有明显恶意。且申请人在亚洲市场是鳄鱼商标的最早开发和使用者,期间申请人虽与被申请人握手言和,二、申请人提供的数据均为真实销售数据,而被申请人提供的均是十年前的销售数据,申请人的引证商标在服装市场上的占有率远超被申请人。综上,申请人请求对争议商标予以无效宣告。
申请人在质证阶段提交了以下证据(光盘):
1.1982年和1983年法国鳄鱼公司负责人给新加坡鳄鱼创始人陈贤进先生的信件及翻译件;
2.1983年签订的《和解协议》及翻译件;
3.全球华堂名人堂-陈贤进;
4.财富人生-南洋创业老华侨-鳄鱼创始人陈贤进博士访谈。
经审理查明:
1.争议商标由被申请人于2018年12月17日经国际注册提出在中国的领土延伸保护申请,核准在第24类“家庭日用纺织品;纺织品制台布”等商品上在中国的领土延伸保护申请,有效期至2029年2月8日。
2.引证商标一、二的注册申请日期及初步审定公告日期均早于争议商标注册申请日期,分别核定使用在第24类“毛巾;毛巾被”等商品、第25类“服装;西装”等商品上,引证商标一、二由鳄鱼国际机构(私人)有限公司申请注册,于2012年经转让程序转让至卡帝乐鳄鱼私人有限公司(本案申请人)名下,后于2020年通过许可备案程序授权给南极电商股份有限公司,2021年经转让程序转让至南极电商股份有限公司名下,由于南极电商股份有限公司在先已经获得引证商标使用许可,故可视其为本案利害关系人。引证商标二现处于撤销连续三年不使用注册商标程序中,仍为在先有效注册商标。
我局认为,鉴于本案争议商标在2014年5月1日以后2019年11月1日《商标法》修改决定实施前获准注册,我局于2019年11月1日以后审理本案,根据法不溯及既往原则,本案实体问题适用2013年《商标法》,相关程序问题适用2019年《商标法》。依据当事人理由、事实和请求,我局现对焦点问题作如下归纳及审理:
一、争议商标与引证商标一是否构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标与引证商标历史上已经长期并存,并有多件行政机关和司法机关的判决文书可循,本案亦不宜打破此历史延续。因此,争议商标在“家庭日用纺织品;纺织品制台布”等商品上的注册使用与引证商标一未构成2013年《商标法》第三十条规定之情形。
二、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十三条第三款所指情形。鳄鱼是自然界已有生物,非申请人独创图形,且争议商标与申请人“CARTELO及图”商标在文字构成、呼叫等方面存在一定差异。因此,争议商标未对申请人的“CARTELO 及图”商标构成复制、摹仿,且争议商标与前述商标已经长期并存,不致导致各自消费者的混淆,不会损害申请人利益。故争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十三条第三款的规定。
三、争议商标是否构成2013年《商标法》第三十二条所指之情形。2013年《商标法》第三十二条 “他人现有的在先权利”是指除商标权以外的其他权利,包括著作权。申请人称争议商标的申请注册损害其著作权。我局认为,争议商标与申请人主张著作权的作品尚存在一定差异,未构成实质性相似。争议商标的申请注册未违反2013年《商标法》第三十二条所指的“损害他人在先权利”之著作权的情形。
申请人主张争议商标是对其在先使用商标的恶意抢注。我局认为,申请人提交的证据尚不足以证明在争议商标申请日之前,申请人在与争议商标核定使用的商品相同或类似商品上使用与争议商标相同或近似的商标,且经过使用具有一定影响,故争议商标的申请注册未构成2013年《商标法》第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”所指的情形。
四、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指之情形。2013年《商标法》第四十四条第一款规定的“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”的行为,是指申请商标注册违反诚实信用原则,以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册,或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的,恶意进行注册。本案中,申请人尚无充分的证据证明,争议商标的注册采取了欺骗或不正当手段,违反了诚实信用原则。因此,申请人该项主张,我局亦不予支持。
五、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)项及第(八)项所指之情形。争议商标的注册不致造成消费者对服务的内容及品质等特点产生误认,且争议商标所表示的内容并非贬义或其他消极含义,不致产生不良影响,故争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项所指情形。
此外,2013年《商标法》第四条、第七条之规定的立法精神均已体现在2013年《商标法》具体条款的规定之中,鉴于我局已适用2013年《商标法》相应的实体条款予以审理,故我局对此不再单独评述。
综上,申请人无效宣告理由不成立。
依照2019年《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:上海佳士商务咨询有限公司
被申请人:LACOSTE
委托代理人:北京万慧达知识产权代理有限公司
申请人于2020年11月16日对第1459184号图形商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人依法对“Crocodile 及鳄鱼图形”、“CARTELO 及鳄鱼图形”系列商标享有在先合法权益,申请人在多个国家成功注册上述商标,且已经具备很高知名度。二、争议商标是对申请人在先注册商标的抄袭和模仿,明显是傍名牌的抢注行为,具有明显恶意。同时,争议商标侵犯了申请人的在先著作权。三、争议商标与申请人在先注册第1348219号“CARTELO 及图”商标(以下称引证商标一)构成了在同一种或类似商品上的近似商标。且第1331001号“CARTELO 及图”(以下称引证商标二)已经被认定为驰名商标,在市场上具有极高的知名度和美誉度。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)项及第(八)项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定,申请人请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1.申请人鳄鱼历史回眸视频;
2.卡帝乐鳄鱼1998年-2006年、2017年、2018年、2019年在中国境内销售额、广告费用表、及报纸杂志宣传报道;
3.上海东方鳄鱼服饰有限公司在上海销售收入获奖证书复印件;
4.中国行业企业信息发布中心认证证书;
5.所获各项荣誉;
6.赞助中国奥运代表团及中国奥委会证明文件;
7.著作权登记证书复印件及著作权转让协议,申请人取得著作权登记证书复印件;
8.申请人CARTELO商标驰字【2013】316号批复。
被申请人答辩的主要理由:一、申请人提交的证据与本案无关。二、根据在先生效裁定和判例,争议商标与申请人的引证商标不构成近似商标。三、争议商标与申请人的作品不构成著作权法意义上的实质性相似。四、被申请人是鳄鱼图形系列商标的真正所有人,经过长期宣传和使用获的较高的知名度和影响力。且曾被认定为第25类“服装”等商品上的驰名商标。综上,请求维持争议商标注册。
被申请人提交了以下主要证据(光盘):
1.过往案例行政判决书和裁定书;
2.对拉科斯特的介绍和关于鳄鱼图形品牌历史的新闻稿;
3.关于拉科斯特鳄鱼品牌在1933年的第一幅正式广告的介绍资料;
4.产品介绍以及各国明星、政要使用其产品的照片;
5.拉科斯特在中国申请注册的商标一览表及部分商标注册证、信息页复印件;
6.被申请人在中国的店铺列表、店铺照片;
7.广告合同、发票、销售合同、审计报告;
8.广告及媒体报道;
9.法院判决、行政裁定等;
10.其他证据。
针对被申请人的答辩,申请人提出了以下质证意见:一、鉴于被申请人习惯性的恶意抢注申请人鳄鱼商标的事实性存在,现却反而断章取义的举证,指出申请人在服装上对鳄鱼商标的使用不当,模仿其商标使用,明显与事实不符,被申请人具有明显恶意。且申请人在亚洲市场是鳄鱼商标的最早开发和使用者,期间申请人虽与被申请人握手言和,二、申请人提供的数据均为真实销售数据,而被申请人提供的均是十年前的销售数据,申请人的引证商标在服装市场上的占有率远超被申请人。综上,申请人请求对争议商标予以无效宣告。
申请人在质证阶段提交了以下证据(光盘):
1.1982年和1983年法国鳄鱼公司负责人给新加坡鳄鱼创始人陈贤进先生的信件及翻译件;
2.1983年签订的《和解协议》及翻译件;
3.全球华堂名人堂-陈贤进;
4.财富人生-南洋创业老华侨-鳄鱼创始人陈贤进博士访谈。
经审理查明:
1.争议商标由被申请人于2018年12月17日经国际注册提出在中国的领土延伸保护申请,核准在第24类“家庭日用纺织品;纺织品制台布”等商品上在中国的领土延伸保护申请,有效期至2029年2月8日。
2.引证商标一、二的注册申请日期及初步审定公告日期均早于争议商标注册申请日期,分别核定使用在第24类“毛巾;毛巾被”等商品、第25类“服装;西装”等商品上,引证商标一、二由鳄鱼国际机构(私人)有限公司申请注册,于2012年经转让程序转让至卡帝乐鳄鱼私人有限公司(本案申请人)名下,后于2020年通过许可备案程序授权给南极电商股份有限公司,2021年经转让程序转让至南极电商股份有限公司名下,由于南极电商股份有限公司在先已经获得引证商标使用许可,故可视其为本案利害关系人。引证商标二现处于撤销连续三年不使用注册商标程序中,仍为在先有效注册商标。
我局认为,鉴于本案争议商标在2014年5月1日以后2019年11月1日《商标法》修改决定实施前获准注册,我局于2019年11月1日以后审理本案,根据法不溯及既往原则,本案实体问题适用2013年《商标法》,相关程序问题适用2019年《商标法》。依据当事人理由、事实和请求,我局现对焦点问题作如下归纳及审理:
一、争议商标与引证商标一是否构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标与引证商标历史上已经长期并存,并有多件行政机关和司法机关的判决文书可循,本案亦不宜打破此历史延续。因此,争议商标在“家庭日用纺织品;纺织品制台布”等商品上的注册使用与引证商标一未构成2013年《商标法》第三十条规定之情形。
二、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十三条第三款所指情形。鳄鱼是自然界已有生物,非申请人独创图形,且争议商标与申请人“CARTELO及图”商标在文字构成、呼叫等方面存在一定差异。因此,争议商标未对申请人的“CARTELO 及图”商标构成复制、摹仿,且争议商标与前述商标已经长期并存,不致导致各自消费者的混淆,不会损害申请人利益。故争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十三条第三款的规定。
三、争议商标是否构成2013年《商标法》第三十二条所指之情形。2013年《商标法》第三十二条 “他人现有的在先权利”是指除商标权以外的其他权利,包括著作权。申请人称争议商标的申请注册损害其著作权。我局认为,争议商标与申请人主张著作权的作品尚存在一定差异,未构成实质性相似。争议商标的申请注册未违反2013年《商标法》第三十二条所指的“损害他人在先权利”之著作权的情形。
申请人主张争议商标是对其在先使用商标的恶意抢注。我局认为,申请人提交的证据尚不足以证明在争议商标申请日之前,申请人在与争议商标核定使用的商品相同或类似商品上使用与争议商标相同或近似的商标,且经过使用具有一定影响,故争议商标的申请注册未构成2013年《商标法》第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”所指的情形。
四、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指之情形。2013年《商标法》第四十四条第一款规定的“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”的行为,是指申请商标注册违反诚实信用原则,以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册,或基于不正当竞争、牟取非法利益的目的,恶意进行注册。本案中,申请人尚无充分的证据证明,争议商标的注册采取了欺骗或不正当手段,违反了诚实信用原则。因此,申请人该项主张,我局亦不予支持。
五、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)项及第(八)项所指之情形。争议商标的注册不致造成消费者对服务的内容及品质等特点产生误认,且争议商标所表示的内容并非贬义或其他消极含义,不致产生不良影响,故争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项所指情形。
此外,2013年《商标法》第四条、第七条之规定的立法精神均已体现在2013年《商标法》具体条款的规定之中,鉴于我局已适用2013年《商标法》相应的实体条款予以审理,故我局对此不再单独评述。
综上,申请人无效宣告理由不成立。
依照2019年《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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