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第40729993号“玛拉卡罗 MARA KARO MK及图”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2023]第0000070031号
2023-03-13 00:00:00.0
| 申请商标 | 引证商标 |
40729993 |
无引证商标 |
申请人:迈可寇斯(瑞士)国际股份有限公司
委托代理人:北京铸成联合知识产权代理有限公司
被申请人:广州市玛拉卡罗服饰有限公司
委托代理人:华进联合专利商标代理有限公司
申请人于2021年12月31日对第40729993号“玛拉卡罗 MARA KARO MK及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:1、申请人对“MK图形”系列作品享有在先著作权,争议商标的注册申请损害了申请人的在先著作权。2、申请人“MK及图”商标经广泛使用已与其“MICHAEL KORS”品牌建立了一一对应关系,争议商标与申请人的第3603883号“MICHAEL KORS”商标(以下称引证商标一)、第3305815号“MICHAEL KORS”商标(以下称引证商标二)、第3603887号“MK MICHAEL KORS”商标(以下称引证商标三)、第4093300号“MICHAEL MICHAEL KORS”商标(以下称引证商标四)、第19993856号“MK及图”商标(以下称引证商标五)、第19993851号“MICHAEL KORS MK及图”商标(以下称引证商标六)、第39146560号“MICHAEL KORS”商标(以下称引证商标七)构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。3、申请人“MK及图”系列商标在世界范围内极其知名,争议商标的注册和使用必然会造成相关公众的混淆误认。4、被申请人申请注册争议商标的行为违反诚实信用原则,争议商标的注册申请具有明显的主观恶意,其注册和使用会淡化申请人的知名商标,损害申请人的利益。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第七条、第九条、第十条第一款第(七)项和第(八)项、第十三条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款等相关规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(部分复印件及光盘):
1、“MK图形”系列作品的两份著作权登记证书;
2、申请人授权Lydia T.Gobena出具的宣誓书公证认证件及翻译;
3、Michael Kors先生授权申请人在华姓名权保护宣誓书公证认证件及翻译及Michael Kors先生出生证明;
4、Michael Kors先生及“MICHAEL KORS”品牌的百度百科介绍;
5、Michael Kors先生获得奖项的报道及相关的媒体报道和文章;
6、申请人的销售资料;
7、申请人的广告宣传、媒体报道资料;
8、申请人关联公司的审计报告;
9、与本案相关的商标案件决定书、裁定书;
10、被申请人名下商标档案复印件及相关销售信息等恶意证据。
被申请人答辩的主要理由:1、争议商标由被申请人独创,其与申请人的引证商标一至七未构成近似商标。2、争议商标经被申请人长期宣传使用,已具有一定知名度。3、被申请人申请注册争议商标并未违反诚实信用原则。4、经查,已有与本案情况类似的商标获准注册。综上,被申请人请求争议商标的注册予以维持。
被申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、被申请人微信公众号相关信息及续费信息;
2、被申请人产品样品打板聊天记录截图、产品报告、产品销售及推广证据;
3、被申请人天猫店铺、淘宝店铺信息及交易记录;
4、被申请人实体店店铺及产品图片;
5、其他商标信息、其他商标裁定书、决定书等材料。
我局于2022年6月17日向申请人寄送《商标评审案件证据交换通知书》,申请人在规定期限内未提交质证意见。
另,申请人于2022年8月18日、2023年1月11日、2023年3月3日(均逾期)向我局提交了无效宣告补充材料。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2019年8月30日申请注册,2021年2月14日获准注册并核定使用在第18类动物皮、书包、伞等商品上。争议商标专用权期限至2031年2月13日止。
2、引证商标一至四均于争议商标申请日前获准注册。引证商标五至七均于争议商标申请日前申请注册,引证商标五、六均于2021年11月7日获准注册,引证商标七于2020年3月21日获准注册。引证商标一至七分别核定使用在第18类背包、伞、未加工或半加工皮革等商品上。至本案审理时,引证商标一至七均处于有效的专用权期限内,所有人为本案申请人。
以上事实有商标档案在案佐证。
3、在争议商标申请日前,《服饰与美容VOGUE》、《时尚芭莎》、《悦己》、海报时尚网等杂志及网络媒体对申请人的“MICHAEL KORS”品牌及商品进行宣传报道,在上述宣传报道中常将申请人的“MICHAEL KORS”商标及标有“MK及图”标识的商品结合报道,“MICHAEL KORS”商标及其“MK及图”商标经申请人大量的宣传使用在服饰、箱包、首饰等商品上已具有一定知名度,并形成唯一对应关系。
以上事实由申请人提交的证据7在案佐证。
我局认为,《商标法》第七条、第九条的立法精神已体现在《商标法》的具体条款中,我局将适用相应的具体条款审理本案。
本案中,由我局查明的事实3可知,在争议商标申请日前,申请人的“MICHAEL KORS”商标及其“MK及图”商标经申请人大量的宣传使用在服饰、箱包、首饰等商品上已具有一定知名度,并形成唯一对应关系。争议商标的外文部分及显著识别图形部分与引证商标一至四、七“MICHAEL KORS”、引证商标五、六“MK及图”在字母构成、整体视觉效果等方面相近 ,已构成近似商标。争议商标核定使用的动物皮、书包、伞等商品与引证商标一至七核定使用的未加工或半加工皮革、手提包、伞等商品属于同一种或类似商品,在同一种或类似商品上使用上述近似商标,易引起消费者的混淆误认。因此,争议商标与引证商标一至七已分别构成《商标法》第三十条、第三十一条规定所指情形。
申请人援引《商标法》第十三条、第十四条规定主张其权利。对此我局认为,驰名商标的保护遵循按需原则及个案原则。本案中,鉴于争议商标与各引证商标已构成《商标法》第三十条、第三十一条规定所指情形,故无需适用《商标法》第十三条的规定再行审理,我局对申请人该主张不予支持。
申请人主张争议商标的注册侵犯其在先著作权。《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定,其中“在先权利”包括著作权。适用该条款的要件之一是争议商标与权利人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似。本案中,争议商标“玛拉卡罗 MARA KARO MK及图”与申请人“MK图形”美术作品在设计风格等方面不完全相同,并未构成著作权法意义上的实质性相似。因此,申请人该项主张我局不予支持。
《商标法》第三十二条 “不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定是对在先使用并有一定影响的未注册商标的保护条款。本案中,申请人已在与争议商标核定使用的同一种或类似商品上在先申请注册了引证商标一至七,因此,申请人的该项主张不属于《商标法》第三十二条上述规定的调整范围,对申请人的该项主张,我局不予支持。
争议商标“玛拉卡罗 MARA KARO MK及图”并未带有欺骗性,不属于容易使公众对商品的质量等特点或产地产生误认的标志,亦不属于有害于社会主义道德风尚或者产生其他不良影响的标志,故争议商标未构成《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项规定的情形。
申请人主张争议商标的注册违反了《商标法》第四十四条第一款规定,因本案已适用《商标法》第三十条、第三十一条规定了保护申请人在先合法权益,故不再适用该条款进行审理。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:北京铸成联合知识产权代理有限公司
被申请人:广州市玛拉卡罗服饰有限公司
委托代理人:华进联合专利商标代理有限公司
申请人于2021年12月31日对第40729993号“玛拉卡罗 MARA KARO MK及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:1、申请人对“MK图形”系列作品享有在先著作权,争议商标的注册申请损害了申请人的在先著作权。2、申请人“MK及图”商标经广泛使用已与其“MICHAEL KORS”品牌建立了一一对应关系,争议商标与申请人的第3603883号“MICHAEL KORS”商标(以下称引证商标一)、第3305815号“MICHAEL KORS”商标(以下称引证商标二)、第3603887号“MK MICHAEL KORS”商标(以下称引证商标三)、第4093300号“MICHAEL MICHAEL KORS”商标(以下称引证商标四)、第19993856号“MK及图”商标(以下称引证商标五)、第19993851号“MICHAEL KORS MK及图”商标(以下称引证商标六)、第39146560号“MICHAEL KORS”商标(以下称引证商标七)构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。3、申请人“MK及图”系列商标在世界范围内极其知名,争议商标的注册和使用必然会造成相关公众的混淆误认。4、被申请人申请注册争议商标的行为违反诚实信用原则,争议商标的注册申请具有明显的主观恶意,其注册和使用会淡化申请人的知名商标,损害申请人的利益。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第七条、第九条、第十条第一款第(七)项和第(八)项、第十三条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款等相关规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(部分复印件及光盘):
1、“MK图形”系列作品的两份著作权登记证书;
2、申请人授权Lydia T.Gobena出具的宣誓书公证认证件及翻译;
3、Michael Kors先生授权申请人在华姓名权保护宣誓书公证认证件及翻译及Michael Kors先生出生证明;
4、Michael Kors先生及“MICHAEL KORS”品牌的百度百科介绍;
5、Michael Kors先生获得奖项的报道及相关的媒体报道和文章;
6、申请人的销售资料;
7、申请人的广告宣传、媒体报道资料;
8、申请人关联公司的审计报告;
9、与本案相关的商标案件决定书、裁定书;
10、被申请人名下商标档案复印件及相关销售信息等恶意证据。
被申请人答辩的主要理由:1、争议商标由被申请人独创,其与申请人的引证商标一至七未构成近似商标。2、争议商标经被申请人长期宣传使用,已具有一定知名度。3、被申请人申请注册争议商标并未违反诚实信用原则。4、经查,已有与本案情况类似的商标获准注册。综上,被申请人请求争议商标的注册予以维持。
被申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、被申请人微信公众号相关信息及续费信息;
2、被申请人产品样品打板聊天记录截图、产品报告、产品销售及推广证据;
3、被申请人天猫店铺、淘宝店铺信息及交易记录;
4、被申请人实体店店铺及产品图片;
5、其他商标信息、其他商标裁定书、决定书等材料。
我局于2022年6月17日向申请人寄送《商标评审案件证据交换通知书》,申请人在规定期限内未提交质证意见。
另,申请人于2022年8月18日、2023年1月11日、2023年3月3日(均逾期)向我局提交了无效宣告补充材料。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2019年8月30日申请注册,2021年2月14日获准注册并核定使用在第18类动物皮、书包、伞等商品上。争议商标专用权期限至2031年2月13日止。
2、引证商标一至四均于争议商标申请日前获准注册。引证商标五至七均于争议商标申请日前申请注册,引证商标五、六均于2021年11月7日获准注册,引证商标七于2020年3月21日获准注册。引证商标一至七分别核定使用在第18类背包、伞、未加工或半加工皮革等商品上。至本案审理时,引证商标一至七均处于有效的专用权期限内,所有人为本案申请人。
以上事实有商标档案在案佐证。
3、在争议商标申请日前,《服饰与美容VOGUE》、《时尚芭莎》、《悦己》、海报时尚网等杂志及网络媒体对申请人的“MICHAEL KORS”品牌及商品进行宣传报道,在上述宣传报道中常将申请人的“MICHAEL KORS”商标及标有“MK及图”标识的商品结合报道,“MICHAEL KORS”商标及其“MK及图”商标经申请人大量的宣传使用在服饰、箱包、首饰等商品上已具有一定知名度,并形成唯一对应关系。
以上事实由申请人提交的证据7在案佐证。
我局认为,《商标法》第七条、第九条的立法精神已体现在《商标法》的具体条款中,我局将适用相应的具体条款审理本案。
本案中,由我局查明的事实3可知,在争议商标申请日前,申请人的“MICHAEL KORS”商标及其“MK及图”商标经申请人大量的宣传使用在服饰、箱包、首饰等商品上已具有一定知名度,并形成唯一对应关系。争议商标的外文部分及显著识别图形部分与引证商标一至四、七“MICHAEL KORS”、引证商标五、六“MK及图”在字母构成、整体视觉效果等方面相近 ,已构成近似商标。争议商标核定使用的动物皮、书包、伞等商品与引证商标一至七核定使用的未加工或半加工皮革、手提包、伞等商品属于同一种或类似商品,在同一种或类似商品上使用上述近似商标,易引起消费者的混淆误认。因此,争议商标与引证商标一至七已分别构成《商标法》第三十条、第三十一条规定所指情形。
申请人援引《商标法》第十三条、第十四条规定主张其权利。对此我局认为,驰名商标的保护遵循按需原则及个案原则。本案中,鉴于争议商标与各引证商标已构成《商标法》第三十条、第三十一条规定所指情形,故无需适用《商标法》第十三条的规定再行审理,我局对申请人该主张不予支持。
申请人主张争议商标的注册侵犯其在先著作权。《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定,其中“在先权利”包括著作权。适用该条款的要件之一是争议商标与权利人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似。本案中,争议商标“玛拉卡罗 MARA KARO MK及图”与申请人“MK图形”美术作品在设计风格等方面不完全相同,并未构成著作权法意义上的实质性相似。因此,申请人该项主张我局不予支持。
《商标法》第三十二条 “不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定是对在先使用并有一定影响的未注册商标的保护条款。本案中,申请人已在与争议商标核定使用的同一种或类似商品上在先申请注册了引证商标一至七,因此,申请人的该项主张不属于《商标法》第三十二条上述规定的调整范围,对申请人的该项主张,我局不予支持。
争议商标“玛拉卡罗 MARA KARO MK及图”并未带有欺骗性,不属于容易使公众对商品的质量等特点或产地产生误认的标志,亦不属于有害于社会主义道德风尚或者产生其他不良影响的标志,故争议商标未构成《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项规定的情形。
申请人主张争议商标的注册违反了《商标法》第四十四条第一款规定,因本案已适用《商标法》第三十条、第三十一条规定了保护申请人在先合法权益,故不再适用该条款进行审理。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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