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第18706903号“zeiss”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2020]第0000119645号
2020-05-14 00:00:00.0
申请人:卡尔蔡司股份公司
委托代理人:中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
被申请人:闫明
申请人于2019年03月25日对第18706903号“zeiss”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人是“ZEISS”、“蔡司”、“CARL ZEISS”、“卡尔蔡司”、“ZEISS及图”商标的真正所有人,通过长期广泛的宣传和使用,申请人的“ZEISS”、“蔡司”等商标已为消费者所熟知,已成为光学产品领域内的为相关公众广为熟知的商标。二、争议商标构成对申请人第33922号“Zeiss及图”商标(以下称引证商标一)、使用在第9、10类指定商品上的国际注册第667267号“ZEISS及图”商标(以下称引证商标二、三)、使用在第9、10类指定商品上的国际注册第1143742号“Carl Zeiss”商标(以下称引证商标四、五)、第1509666号“蔡司”商标(以下称引证商标六)、第9252693号“光学之源 卡尔蔡司及图”商标(以下称引证商标七)、第9252694号“Optics by Carl Zeiss及图”商标(以下称引证商标八)的复制、摹仿与翻译,申请人的引证商标在争议商标申请日前已经为相关公众所熟知,且具有较强的显著性,争议商标的注册与使用容易引起消费者的混淆误认,该行为将导致申请人驰名商标显著性的减弱,损害申请人的利益,违反了《商标法》第十三条第三款的规定。三、争议商标与申请人引证商标一至八构成类似或密切相关商品上的近似商标。四、“Carl Zeiss”及“卡尔蔡司”是申请人享有在先权利的知名企业字号,争议商标的注册及使用损害了申请人在先企业名称权。五、争议商标的申请注册是典型的恶意行为,被申请人及其利益共同体具有一贯的、明显的抄袭他人在先知名商标的恶意,侵害了其他市场主体的权利,损害了消费者权益,违背了诚实信用原则,扰乱和破坏了商标注册和管理秩序,造成不良社会影响。申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)、(八)项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条等有关规定,宣告争议商标的注册无效。
申请人提交了以下主要证据(申请人声称本案证据见第21041963号商标无效宣告案件的证据):
1、申请人在中国、世界范围内“ZEISS”、“蔡司”、“卡尔蔡司”等商标注册证明文件及许可合同备案通知书;
2、从申请人中文网站打印的及互联网上其他网站对申请人公司及产品的介绍材料;
3、申请人产品的产品手册、杂志广告;
4、通过百度、谷歌搜索引擎搜索到的与“蔡司”相关的网页列表;
5、申请人子公司蔡司光学仪器(上海)国际贸易有限公司与蔡司远东有限公司在国内销售“蔡司”产品的商业单据;
6、2004年上海耳鼻咽喉-头颈外科国际学术会议赞助单位名册;
7、申请人与国内研究机构、医院及重点大学签订合作协议或合作开办培训中心、实习基地等相关的新闻报道及图片;
8、申请人集团年报、获奖情况、参与社会公益活动的相关说明;
9、申请人子公司纳税证明、营业执照、广告费用支出情况说明;
10、相关案件商标裁定书、法院判决书;
11、申请人相关法定证明文件、总代理委托书、商标使用授权书;
12、海关进口货物报关单、ZEISS隐形眼镜及护理液产品的部分销售发票及说明书、广告、媒体报道、广告及参展协议;
13、郑州市蔡司眼镜有限公司、河南省三井科技有限公司的企业信用信息公示报告;
14、被申请人及其利益共同体抢注的申请人及其他市场主体知名商标列表、相关被抄袭对象介绍等。
被申请人答辩的主要理由:申请人的无效宣告申请理由是荒唐的、无理的,被申请人将在法定期限内补充提交具体理由和证据等。
我局将被申请人的答辩材料寄送申请人,申请人主要质证意见与申请理由基本一致。
申请人向我局补充提交了相关案件商标裁定书作为主要证据。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2015年12月24日提出注册申请,2018年6月14日经我局异议决定,核定使用在第9类“验钞机;电线;视频显示屏;灭火器;报警器;电池;电暖衣服;电子记事器”商品上,有效期限至2027年5月13日。
2、引证商标一、六、七、八申请注册日均早于争议商标,其中引证商标一核定使用在9类测量长度和螺纹的机械工具、水平仪等商品上,引证商标六核定使用在9类水平仪、显微镜、望远镜等商品上,引证商标七、八核定使用在9类眼镜镜片、眼镜等商品上,现均为本案申请人所有,均为有效注册商标。
3、在争议商标申请注册之前,引证商标二至五已获准在中国的领土延伸保护,其中引证商标二、四核定使用在第9类“电气、机电和电子用具及仪器(不属别类的);灭火测量仪和记录仪;隐形眼镜;眼镜”等商品上,引证商标三、五核定使用在第10类“外科、医疗、牙科和兽医仪器及器械;折射计;眼睛距离测量仪”等商品上,现均为本案申请人所有,均为有效注册商标。
4、除了争议商标外,被申请人在第3类、第5类、第9类、第10类、第12类、第14类、第25类、第30类、第35类、第44类等诸多类别的商品和服务上还申请注册了一百五十余件商标,其中包括“依视路”、“ESSILOR”、“蔡司”、“Dreamlite”、“梦戴维”、“日戴维”、“雅培”、“中山眼科”、“西门子”等。
以上事实有商标档案及申请人提供证据在案佐证。
我局认为,争议商标获准注册日期早于2019年11月1日,根据法不溯及既往的原则,实体问题应适用2013年的《商标法》,本案的相关程序问题仍适用2019年的《商标法》。现行《商标法》第四条、第七条属于总则性条款,其精神已体现在《商标法》其他条款的具体规定中,故本案适用《商标法》相关条款予以审理。依据当事人的评审请求和在案证据,本案审理如下:
一、申请人的“蔡司”、“ZEISS”商标、“卡尔蔡司”、“Carl Zeiss ”商标均为无固定含义的词汇,独创性较强,同时,申请人提交的证据可以证明在争议商标申请注册前,申请人及其商标已经使用并具有一定知名度,且上述商标已形成了对应关系。争议商标“zeiss”与引证商标二显著识别文字“ZEISS”、引证商标四“Carl Zeiss”在字母构成、呼叫等方面相近,整体予以消费者的印象不易区分,争议商标与引证商标二、四已分别构成近似商标。争议商标指定使用的“视频显示屏;报警器”商品与引证商标二、四核定使用的“电气、机电和电子用具及仪器(不属别类的);灭火测量仪和记录仪”等商品在功能、用途等方面均相近,属于类似商品。因此,争议商标与引证商标二、四已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。争议商标核定使用的“验钞机;电线;灭火器;电池;电暖衣服;电子记事器”商品与引证商标二、四核定使用的商品不属于类似商品,争议商标在上述商品上与引证商标二、四未构成相同类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的“验钞机;电线;视频显示屏”等商品与引证商标一、三、五、六、七、八核定使用的“水平仪、显微镜”等商品不属于同一种或类似商品,故争议商标与引证商标一、三、五、六、七、八未构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、鉴于本案中争议商标在“视频显示屏;报警器”商品上已构成2013年《商标法》第三十条所指情形,故我局对于在该部分商品上争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第十三条第三款的规定不再予以评述。
在案证据虽可以证明申请人商标已经具有较高知名度,但争议商标核定使用的“验钞机;电线;灭火器;电池;电暖衣服;电子记事器”商品与引证商标据以知名的光学产品等商品所属行业跨类较大,不具有关联性,两者共存应不致误导公众,损害申请人的利益。据此,本案不足以认定争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十三条第三款的规定。
三、申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请日前,其在中国大陆地区将“Carl Zeiss ”、“卡尔蔡司”作为字号已在与争议商标核定使用的“验钞机;电线”等商品相同或类似商品所属行业内宣传使用并具有较高的知名度,故本案尚不足以认定争议商标的注册构成2013年《商标法》第三十二条所指的损害他人在先字号权的情形。
四、2013年《商标法》第四十四条第一款以“其他不正当手段取得注册”是指基于不正当竞争、牟取非法利益的目的,恶意进行注册的行为,包括扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等情形。本案中,申请人称被申请人及其利益共同体具有一贯的、明显的抄袭他人在先知名商标的恶意,在多个类别上申请或注册了众多商标,大多系对他人在先知名商标的抄袭或复制,主要集中在眼镜、镜片光学行业内知名企业的品牌,具有明显恶意。我局认为,由查明事实4可知,除争议商标外,被申请人还在第3类、第5类、第9类、第10类、第12类、第14类、第25类、第30类、第35类、第44类等多个类别上申请注册了“依视路”、“ESSILOR”、“蔡司”、“Dreamlite”、“梦戴维”、“日戴维”、“雅培”、“中山眼科”、“西门子”等大量商标,上述商标与他人享有较高知名度的品牌或国内医疗机构字号相同或近似,被申请人既未能提供其商标的合理出处,也未提供充分的证据证明其有使用上述商标的真实意图,其注册目的难谓正当。本案被申请人的上述注册行为具有借助他人知名品牌进行不正当竞争或牟取非法利益的意图,扰乱了正常的商标注册、使用和管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序,违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
五、本案尚无证据认定争议商标本身使用在核定商品上易使相关公众对商品的质量等特点或者产地产生错误的认识,亦或作为商标用在指定商品上有害于社会主义道德风尚或产生其他不良社会影响的效果,即争议商标未违反2013年《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项的规定。
申请人其他主张缺乏事实和证据佐证,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
被申请人:闫明
申请人于2019年03月25日对第18706903号“zeiss”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人是“ZEISS”、“蔡司”、“CARL ZEISS”、“卡尔蔡司”、“ZEISS及图”商标的真正所有人,通过长期广泛的宣传和使用,申请人的“ZEISS”、“蔡司”等商标已为消费者所熟知,已成为光学产品领域内的为相关公众广为熟知的商标。二、争议商标构成对申请人第33922号“Zeiss及图”商标(以下称引证商标一)、使用在第9、10类指定商品上的国际注册第667267号“ZEISS及图”商标(以下称引证商标二、三)、使用在第9、10类指定商品上的国际注册第1143742号“Carl Zeiss”商标(以下称引证商标四、五)、第1509666号“蔡司”商标(以下称引证商标六)、第9252693号“光学之源 卡尔蔡司及图”商标(以下称引证商标七)、第9252694号“Optics by Carl Zeiss及图”商标(以下称引证商标八)的复制、摹仿与翻译,申请人的引证商标在争议商标申请日前已经为相关公众所熟知,且具有较强的显著性,争议商标的注册与使用容易引起消费者的混淆误认,该行为将导致申请人驰名商标显著性的减弱,损害申请人的利益,违反了《商标法》第十三条第三款的规定。三、争议商标与申请人引证商标一至八构成类似或密切相关商品上的近似商标。四、“Carl Zeiss”及“卡尔蔡司”是申请人享有在先权利的知名企业字号,争议商标的注册及使用损害了申请人在先企业名称权。五、争议商标的申请注册是典型的恶意行为,被申请人及其利益共同体具有一贯的、明显的抄袭他人在先知名商标的恶意,侵害了其他市场主体的权利,损害了消费者权益,违背了诚实信用原则,扰乱和破坏了商标注册和管理秩序,造成不良社会影响。申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)、(八)项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条等有关规定,宣告争议商标的注册无效。
申请人提交了以下主要证据(申请人声称本案证据见第21041963号商标无效宣告案件的证据):
1、申请人在中国、世界范围内“ZEISS”、“蔡司”、“卡尔蔡司”等商标注册证明文件及许可合同备案通知书;
2、从申请人中文网站打印的及互联网上其他网站对申请人公司及产品的介绍材料;
3、申请人产品的产品手册、杂志广告;
4、通过百度、谷歌搜索引擎搜索到的与“蔡司”相关的网页列表;
5、申请人子公司蔡司光学仪器(上海)国际贸易有限公司与蔡司远东有限公司在国内销售“蔡司”产品的商业单据;
6、2004年上海耳鼻咽喉-头颈外科国际学术会议赞助单位名册;
7、申请人与国内研究机构、医院及重点大学签订合作协议或合作开办培训中心、实习基地等相关的新闻报道及图片;
8、申请人集团年报、获奖情况、参与社会公益活动的相关说明;
9、申请人子公司纳税证明、营业执照、广告费用支出情况说明;
10、相关案件商标裁定书、法院判决书;
11、申请人相关法定证明文件、总代理委托书、商标使用授权书;
12、海关进口货物报关单、ZEISS隐形眼镜及护理液产品的部分销售发票及说明书、广告、媒体报道、广告及参展协议;
13、郑州市蔡司眼镜有限公司、河南省三井科技有限公司的企业信用信息公示报告;
14、被申请人及其利益共同体抢注的申请人及其他市场主体知名商标列表、相关被抄袭对象介绍等。
被申请人答辩的主要理由:申请人的无效宣告申请理由是荒唐的、无理的,被申请人将在法定期限内补充提交具体理由和证据等。
我局将被申请人的答辩材料寄送申请人,申请人主要质证意见与申请理由基本一致。
申请人向我局补充提交了相关案件商标裁定书作为主要证据。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2015年12月24日提出注册申请,2018年6月14日经我局异议决定,核定使用在第9类“验钞机;电线;视频显示屏;灭火器;报警器;电池;电暖衣服;电子记事器”商品上,有效期限至2027年5月13日。
2、引证商标一、六、七、八申请注册日均早于争议商标,其中引证商标一核定使用在9类测量长度和螺纹的机械工具、水平仪等商品上,引证商标六核定使用在9类水平仪、显微镜、望远镜等商品上,引证商标七、八核定使用在9类眼镜镜片、眼镜等商品上,现均为本案申请人所有,均为有效注册商标。
3、在争议商标申请注册之前,引证商标二至五已获准在中国的领土延伸保护,其中引证商标二、四核定使用在第9类“电气、机电和电子用具及仪器(不属别类的);灭火测量仪和记录仪;隐形眼镜;眼镜”等商品上,引证商标三、五核定使用在第10类“外科、医疗、牙科和兽医仪器及器械;折射计;眼睛距离测量仪”等商品上,现均为本案申请人所有,均为有效注册商标。
4、除了争议商标外,被申请人在第3类、第5类、第9类、第10类、第12类、第14类、第25类、第30类、第35类、第44类等诸多类别的商品和服务上还申请注册了一百五十余件商标,其中包括“依视路”、“ESSILOR”、“蔡司”、“Dreamlite”、“梦戴维”、“日戴维”、“雅培”、“中山眼科”、“西门子”等。
以上事实有商标档案及申请人提供证据在案佐证。
我局认为,争议商标获准注册日期早于2019年11月1日,根据法不溯及既往的原则,实体问题应适用2013年的《商标法》,本案的相关程序问题仍适用2019年的《商标法》。现行《商标法》第四条、第七条属于总则性条款,其精神已体现在《商标法》其他条款的具体规定中,故本案适用《商标法》相关条款予以审理。依据当事人的评审请求和在案证据,本案审理如下:
一、申请人的“蔡司”、“ZEISS”商标、“卡尔蔡司”、“Carl Zeiss ”商标均为无固定含义的词汇,独创性较强,同时,申请人提交的证据可以证明在争议商标申请注册前,申请人及其商标已经使用并具有一定知名度,且上述商标已形成了对应关系。争议商标“zeiss”与引证商标二显著识别文字“ZEISS”、引证商标四“Carl Zeiss”在字母构成、呼叫等方面相近,整体予以消费者的印象不易区分,争议商标与引证商标二、四已分别构成近似商标。争议商标指定使用的“视频显示屏;报警器”商品与引证商标二、四核定使用的“电气、机电和电子用具及仪器(不属别类的);灭火测量仪和记录仪”等商品在功能、用途等方面均相近,属于类似商品。因此,争议商标与引证商标二、四已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。争议商标核定使用的“验钞机;电线;灭火器;电池;电暖衣服;电子记事器”商品与引证商标二、四核定使用的商品不属于类似商品,争议商标在上述商品上与引证商标二、四未构成相同类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的“验钞机;电线;视频显示屏”等商品与引证商标一、三、五、六、七、八核定使用的“水平仪、显微镜”等商品不属于同一种或类似商品,故争议商标与引证商标一、三、五、六、七、八未构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、鉴于本案中争议商标在“视频显示屏;报警器”商品上已构成2013年《商标法》第三十条所指情形,故我局对于在该部分商品上争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第十三条第三款的规定不再予以评述。
在案证据虽可以证明申请人商标已经具有较高知名度,但争议商标核定使用的“验钞机;电线;灭火器;电池;电暖衣服;电子记事器”商品与引证商标据以知名的光学产品等商品所属行业跨类较大,不具有关联性,两者共存应不致误导公众,损害申请人的利益。据此,本案不足以认定争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十三条第三款的规定。
三、申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请日前,其在中国大陆地区将“Carl Zeiss ”、“卡尔蔡司”作为字号已在与争议商标核定使用的“验钞机;电线”等商品相同或类似商品所属行业内宣传使用并具有较高的知名度,故本案尚不足以认定争议商标的注册构成2013年《商标法》第三十二条所指的损害他人在先字号权的情形。
四、2013年《商标法》第四十四条第一款以“其他不正当手段取得注册”是指基于不正当竞争、牟取非法利益的目的,恶意进行注册的行为,包括扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等情形。本案中,申请人称被申请人及其利益共同体具有一贯的、明显的抄袭他人在先知名商标的恶意,在多个类别上申请或注册了众多商标,大多系对他人在先知名商标的抄袭或复制,主要集中在眼镜、镜片光学行业内知名企业的品牌,具有明显恶意。我局认为,由查明事实4可知,除争议商标外,被申请人还在第3类、第5类、第9类、第10类、第12类、第14类、第25类、第30类、第35类、第44类等多个类别上申请注册了“依视路”、“ESSILOR”、“蔡司”、“Dreamlite”、“梦戴维”、“日戴维”、“雅培”、“中山眼科”、“西门子”等大量商标,上述商标与他人享有较高知名度的品牌或国内医疗机构字号相同或近似,被申请人既未能提供其商标的合理出处,也未提供充分的证据证明其有使用上述商标的真实意图,其注册目的难谓正当。本案被申请人的上述注册行为具有借助他人知名品牌进行不正当竞争或牟取非法利益的意图,扰乱了正常的商标注册、使用和管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序,违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
五、本案尚无证据认定争议商标本身使用在核定商品上易使相关公众对商品的质量等特点或者产地产生错误的认识,亦或作为商标用在指定商品上有害于社会主义道德风尚或产生其他不良社会影响的效果,即争议商标未违反2013年《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项的规定。
申请人其他主张缺乏事实和证据佐证,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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