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第14963994号“UAT”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2018]第0000256693号
2018-12-27 00:00:00.0
| 申请商标 | 引证商标 |
14963994 |
申请人:卡特彼勒公司
委托代理人:霍金路伟(上海)知识产权代理有限公司
被申请人:泉州市邦耀体育用品有限公司
申请人于2018年1月30日对第14963994号“UAT”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:1、申请人于1925年成立,其“CAT”、“CATERPILLAR”等商标于1975年进入中国市场并进行了持续的使用和宣传,在挖掘机等工程机械、服装、鞋、靴等商品上已为相关公众所熟知,具有极高的知名度。2、争议商标与申请人在先注册的第6795454号“CAT”商标(以下称引证商标一)、第3050050号“CAT及图”商标(以下称引证商标二)、第897323号“CAT及图”商标(以下称引证商标三)、第917364号“CAT及图”商标(以下称引证商标四)及第12399535号“CAT及图”商标(以下称引证商标五)构成相同或者类似商品上的近似商标,共存使用易造成相关公众对商品来源产生混淆和误认。3、争议商标构成对申请人驰名商标的抄袭和摹仿,其注册和使用易误导公众,损害申请人和消费者的合法权益。4、争议商标为摹仿申请人商标和他人商标的产物,构成仿冒他人注册商标,违反了诚实信用原则,已构成不正当竞争。5、“CAT”作为申请人公司英文商号的简称,通过长期广泛的宣传和使用已具有较高的知名度。争议商标的申请注册侵犯了申请人的在先商标权、商号权,构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。6、争议商标的恶意注册和使用极易误导和欺骗消费者,必然在市场上造成不良影响。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第十条、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条、第四十五条以及《保护工业产权巴黎公约》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国民法通则》的相关规定,认定第3840209号“CAT及图”商标、第3840208号“CAT”商标、第148057号“CATERPILLAR”商标、第591816号“CATERPILLAR及图”商标为挖掘机等商品上的驰名商标,认定引证商标一、二为服装等商品上的驰名商标并对争议商标予以无效宣告。
申请人向我委提交了以下主要证据(复印件及光盘形式):
1、世界工程机械制造商50强排行榜、《财富》、福布斯等相关排行榜;
2、申请人2008至2015年报中的财务报告;
3、《著名和驰名商标》摘页;
4、申请人在中国参与的相关社会活动资料;
5、申请人在中国的子公司、分支结构、独立代理商的企业工商登记信息资料打印件;
6、中国央视市场研究股份有限公司出具的相关广告监测报告;
7、申请人相关报道资料;
8、国家图书馆出具的检索报告;
9、1999年《全国重点商标保护名录》节选页;
10、相关行政处罚决定书、裁定书、判决书等;
11、申请人的商标注册资料及被申请人的商标注册资料;
12、被申请人工商登记资料;
13、被申请人的淘宝店铺资料;
14、申请人的天猫旗舰店资料。
被申请人在我委规定的期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由香港大红鹰股份有限公司于2014年7月28日提出注册申请,于2015年9月21日获准注册,核定使用在第25类“服装;成品衣;裤子;鞋;针织服装;袜;童装;皮带(服饰用);领带;夹克(服装)”商品上,该商标的专用期至2025年9月20日。2017年3月20日争议商标经商标局核准转让至本案被申请人名下。
2、在争议商标注册申请日之前,引证商标一、二、三、四、五均已申请并获准初步审定,核定使用在第25类“服装;领带;鞋和帽;婚纱”等商品上,现均为申请人名下有效的在先注册商标。
3、2017年3月10日,申请人使用在挖掘机商品上的第3840209号“CAT及图”商标被我委在商评字(2017)第0000023401号《关于第12794979号“KAT”商标无效宣告请求裁定书》中认定为驰名商标。
以上事实有商标档案及申请人提交的证据在案予以佐证。
我委认为,《商标法》第七条、第九条系总则性条款,一般不作为商标评审申请的直接法律依据,且其立法精神已在《商标法》具体条款的规定之中有所体现,《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《保护工业产权巴黎公约》相关规定的立法精神亦已体现于《商标法》具体条款的规定之中,本案适用《商标法》相关具体条款予以审理。根据当事人所提理由、事实和请求,本案的焦点问题可归纳如下:一、争议商标与引证商标一、二、三、四、五是否构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或者类似商品上的近似商标之情形。二、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第十三条第三款所指复制、摹仿他人已在中国注册的驰名商标,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害之情形。三、争议商标的申请注册是否损害了申请人的在先商号权,是否构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形,从而违反《商标法》第三十二条的规定。四、争议商标的注册是否构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册的”之情形。
关于焦点问题一,商标近似的判定,首先应认定指定使用的商品或服务是否属于同一种或者类似商品或服务;其次应从商标本身的形、音、义和整体表现形式等方面,以相关公众的一般注意力为标准,并采取整体观察与对比主要部分的方法,判断商标标志本身是否相同或者近似;同时,还应当考虑到商标的显著性、知名度和实际使用之情形。本案中,申请人提交的在案证据能够证明其“CAT及图”等商标经宣传使用在鞋等商品上已具有一定知名度。争议商标核定使用的第25类“服装、鞋”等商品与引证商标一、二、三、四、五核定使用的第25类“服装;鞋和帽;婚纱”等商品在功能用途、销售渠道、销售场所及消费对象等方面相近,属于同一种或者类似商品。争议商标为以普通印刷字体形式呈现的纯英文文字商标,其与引证商标一、二、三、四、五在字母构成、整体外观等方面相近,若共存于同一种或者类似商品上,易造成相关公众对商品来源产生混淆和误认,已构成《商标法》第三十条所指之情形。
关于焦点问题二,鉴于对驰名商标在同一种或者类似商品上的保护已体现在《商标法》第三十条的规定之中,且我委在判定争议商标与申请人的引证商标一、二、三、四、五是否构成同一种或者类似商品上的近似商标时已充分考虑申请人商标的知名度情况,并适用上述条款之规定对申请人的商标权利予以保护,为避免法条竞合,我委对争议商标的申请注册是否违反《商标法》第十三条第三款有关驰名特殊保护的问题不予赘述。
关于焦点问题三,《商标法》第三十二条关于在先权利的规定,对商号权予以保护应以该商号在系争商标注册申请日之前已具有一定知名度,系争商标与该商号相同或者高度近似,足以导致混淆误认为条件。本案中,争议商标与申请人的英文商号及其简称尚未达到相同或者基本相同的高度近似程度,由此不能认定相关公众易将争议商标与申请人之商号相联系,从而损害申请人的在先商号权。
《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形,须满足的要件之一为:他人未注册商标于系争商标申请注册前在与系争商标指定的商品或服务相同或者类似的商品或服务上在中国已使用,并具有一定知名度。本案中,由于申请人的引证商标一、二、三、四、五在争议商标注册申请日之前均已获准初步审定,且我委已适用《商标法》第三十条的规定对申请人的在先商标权利予以保护,故争议商标的申请注册未构成该条款所规定之情形。
关于焦点问题四,《商标法》第四十四条第一款规定,已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。该款规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则,维护良好的商标注册、管理秩序,营造良好的市场竞争环境。在审查判断争议商标是否属于以其他不正当手段取得注册时,要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。此外,民事主体申请注册商标,应该有使用的真实意图,以满足自己的商标使用需求为目的,其申请注册商标的行为应具有合理性和正当性。本案中,争议商标与申请人的引证商标一、二、三、四、五在字母构成、整体外观等方面相近,香港大红鹰股份有限公司申请注册争议商标的行为难谓正当。除本案争议商标外,香港大红鹰股份有限公司还在多个商品类别上共申请注册了四百余件商标,其中包括“科雷KELEI”、“惠宝适huibaoshi及图”、“庄杰吉普ZJIEJIPU”、“格丽夫GELIFU”、“法迪奥FADIAO”、“爱奈儿AINAIER”、“迪奥法尼”等众多与国内外知名品牌相同或近似的商标。被申请人在案并未提交商标使用证据或对香港大红鹰股份有限公司申请注册上述商标的意图及商标设计来源作出合理解释说明,香港大红鹰股份有限公司前述商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标,以谋取不正当利益的故意,主观恶意明显,不具备注册商标应有的正当性。且香港大红鹰股份有限公司申请注册四百余件不同标识在若干不同行业类别上,已明显超出了正常的生产经营需要。香港大红鹰股份有限公司的上述行为具有借助他人知名品牌进行不正当竞争或通过囤积买卖商标牟取非法利益的意图,扰乱了正常的商标注册管理秩序和公平有序的市场竞争秩序。由此,争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册的”之情形。
另外,《商标法》第十条第一款第(七)项主要禁止的是故意夸大商品或服务的功能、作用等,从而掩盖了商品或服务在质量、主要原料、功能、用途等方面的真相,欺骗消费者,容易使公众对商品或服务的质量等特点或产地产生误认的商标注册。《商标法》第十条第一款第(八)项规定的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志”主要指商标注册对社会上良好风气、习惯、社会公共利益、公共秩序产生负面、消极影响,即商标本身不具可注册性。本案中,争议商标指定使用在“服装”等商品上不致造成相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认,未构成带有欺骗性的标识。我委认为不良影响条款适用的前提是该商标的使用造成了对公共利益的损害,至于对特定民事主体权益的损害则不属于该条款调整范围。争议商标所表示内容并非贬义或其他消极含义,其注册和使用不致产生有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的后果。且申请人提交的证据亦不足以证明争议商标使用在核定商品上会造成相关公众对商品的质量等特点或产地产生误认又或者有害于社会主义道德风尚或具有其他不良社会影响的后果。申请人称争议商标的申请注册违反《商标法》第十条之规定的主张,因缺乏足够的事实依据,我委不予支持。申请人关于争议商标的注册违反《商标法》第四条的主张,因缺乏相应的事实依据,我委不予认可。
综上所述,依照《商标法》第三十条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我委裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
委托代理人:霍金路伟(上海)知识产权代理有限公司
被申请人:泉州市邦耀体育用品有限公司
申请人于2018年1月30日对第14963994号“UAT”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:1、申请人于1925年成立,其“CAT”、“CATERPILLAR”等商标于1975年进入中国市场并进行了持续的使用和宣传,在挖掘机等工程机械、服装、鞋、靴等商品上已为相关公众所熟知,具有极高的知名度。2、争议商标与申请人在先注册的第6795454号“CAT”商标(以下称引证商标一)、第3050050号“CAT及图”商标(以下称引证商标二)、第897323号“CAT及图”商标(以下称引证商标三)、第917364号“CAT及图”商标(以下称引证商标四)及第12399535号“CAT及图”商标(以下称引证商标五)构成相同或者类似商品上的近似商标,共存使用易造成相关公众对商品来源产生混淆和误认。3、争议商标构成对申请人驰名商标的抄袭和摹仿,其注册和使用易误导公众,损害申请人和消费者的合法权益。4、争议商标为摹仿申请人商标和他人商标的产物,构成仿冒他人注册商标,违反了诚实信用原则,已构成不正当竞争。5、“CAT”作为申请人公司英文商号的简称,通过长期广泛的宣传和使用已具有较高的知名度。争议商标的申请注册侵犯了申请人的在先商标权、商号权,构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。6、争议商标的恶意注册和使用极易误导和欺骗消费者,必然在市场上造成不良影响。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第十条、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条、第四十五条以及《保护工业产权巴黎公约》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国民法通则》的相关规定,认定第3840209号“CAT及图”商标、第3840208号“CAT”商标、第148057号“CATERPILLAR”商标、第591816号“CATERPILLAR及图”商标为挖掘机等商品上的驰名商标,认定引证商标一、二为服装等商品上的驰名商标并对争议商标予以无效宣告。
申请人向我委提交了以下主要证据(复印件及光盘形式):
1、世界工程机械制造商50强排行榜、《财富》、福布斯等相关排行榜;
2、申请人2008至2015年报中的财务报告;
3、《著名和驰名商标》摘页;
4、申请人在中国参与的相关社会活动资料;
5、申请人在中国的子公司、分支结构、独立代理商的企业工商登记信息资料打印件;
6、中国央视市场研究股份有限公司出具的相关广告监测报告;
7、申请人相关报道资料;
8、国家图书馆出具的检索报告;
9、1999年《全国重点商标保护名录》节选页;
10、相关行政处罚决定书、裁定书、判决书等;
11、申请人的商标注册资料及被申请人的商标注册资料;
12、被申请人工商登记资料;
13、被申请人的淘宝店铺资料;
14、申请人的天猫旗舰店资料。
被申请人在我委规定的期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由香港大红鹰股份有限公司于2014年7月28日提出注册申请,于2015年9月21日获准注册,核定使用在第25类“服装;成品衣;裤子;鞋;针织服装;袜;童装;皮带(服饰用);领带;夹克(服装)”商品上,该商标的专用期至2025年9月20日。2017年3月20日争议商标经商标局核准转让至本案被申请人名下。
2、在争议商标注册申请日之前,引证商标一、二、三、四、五均已申请并获准初步审定,核定使用在第25类“服装;领带;鞋和帽;婚纱”等商品上,现均为申请人名下有效的在先注册商标。
3、2017年3月10日,申请人使用在挖掘机商品上的第3840209号“CAT及图”商标被我委在商评字(2017)第0000023401号《关于第12794979号“KAT”商标无效宣告请求裁定书》中认定为驰名商标。
以上事实有商标档案及申请人提交的证据在案予以佐证。
我委认为,《商标法》第七条、第九条系总则性条款,一般不作为商标评审申请的直接法律依据,且其立法精神已在《商标法》具体条款的规定之中有所体现,《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《保护工业产权巴黎公约》相关规定的立法精神亦已体现于《商标法》具体条款的规定之中,本案适用《商标法》相关具体条款予以审理。根据当事人所提理由、事实和请求,本案的焦点问题可归纳如下:一、争议商标与引证商标一、二、三、四、五是否构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或者类似商品上的近似商标之情形。二、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第十三条第三款所指复制、摹仿他人已在中国注册的驰名商标,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害之情形。三、争议商标的申请注册是否损害了申请人的在先商号权,是否构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形,从而违反《商标法》第三十二条的规定。四、争议商标的注册是否构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册的”之情形。
关于焦点问题一,商标近似的判定,首先应认定指定使用的商品或服务是否属于同一种或者类似商品或服务;其次应从商标本身的形、音、义和整体表现形式等方面,以相关公众的一般注意力为标准,并采取整体观察与对比主要部分的方法,判断商标标志本身是否相同或者近似;同时,还应当考虑到商标的显著性、知名度和实际使用之情形。本案中,申请人提交的在案证据能够证明其“CAT及图”等商标经宣传使用在鞋等商品上已具有一定知名度。争议商标核定使用的第25类“服装、鞋”等商品与引证商标一、二、三、四、五核定使用的第25类“服装;鞋和帽;婚纱”等商品在功能用途、销售渠道、销售场所及消费对象等方面相近,属于同一种或者类似商品。争议商标为以普通印刷字体形式呈现的纯英文文字商标,其与引证商标一、二、三、四、五在字母构成、整体外观等方面相近,若共存于同一种或者类似商品上,易造成相关公众对商品来源产生混淆和误认,已构成《商标法》第三十条所指之情形。
关于焦点问题二,鉴于对驰名商标在同一种或者类似商品上的保护已体现在《商标法》第三十条的规定之中,且我委在判定争议商标与申请人的引证商标一、二、三、四、五是否构成同一种或者类似商品上的近似商标时已充分考虑申请人商标的知名度情况,并适用上述条款之规定对申请人的商标权利予以保护,为避免法条竞合,我委对争议商标的申请注册是否违反《商标法》第十三条第三款有关驰名特殊保护的问题不予赘述。
关于焦点问题三,《商标法》第三十二条关于在先权利的规定,对商号权予以保护应以该商号在系争商标注册申请日之前已具有一定知名度,系争商标与该商号相同或者高度近似,足以导致混淆误认为条件。本案中,争议商标与申请人的英文商号及其简称尚未达到相同或者基本相同的高度近似程度,由此不能认定相关公众易将争议商标与申请人之商号相联系,从而损害申请人的在先商号权。
《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形,须满足的要件之一为:他人未注册商标于系争商标申请注册前在与系争商标指定的商品或服务相同或者类似的商品或服务上在中国已使用,并具有一定知名度。本案中,由于申请人的引证商标一、二、三、四、五在争议商标注册申请日之前均已获准初步审定,且我委已适用《商标法》第三十条的规定对申请人的在先商标权利予以保护,故争议商标的申请注册未构成该条款所规定之情形。
关于焦点问题四,《商标法》第四十四条第一款规定,已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。该款规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则,维护良好的商标注册、管理秩序,营造良好的市场竞争环境。在审查判断争议商标是否属于以其他不正当手段取得注册时,要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。此外,民事主体申请注册商标,应该有使用的真实意图,以满足自己的商标使用需求为目的,其申请注册商标的行为应具有合理性和正当性。本案中,争议商标与申请人的引证商标一、二、三、四、五在字母构成、整体外观等方面相近,香港大红鹰股份有限公司申请注册争议商标的行为难谓正当。除本案争议商标外,香港大红鹰股份有限公司还在多个商品类别上共申请注册了四百余件商标,其中包括“科雷KELEI”、“惠宝适huibaoshi及图”、“庄杰吉普ZJIEJIPU”、“格丽夫GELIFU”、“法迪奥FADIAO”、“爱奈儿AINAIER”、“迪奥法尼”等众多与国内外知名品牌相同或近似的商标。被申请人在案并未提交商标使用证据或对香港大红鹰股份有限公司申请注册上述商标的意图及商标设计来源作出合理解释说明,香港大红鹰股份有限公司前述商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标,以谋取不正当利益的故意,主观恶意明显,不具备注册商标应有的正当性。且香港大红鹰股份有限公司申请注册四百余件不同标识在若干不同行业类别上,已明显超出了正常的生产经营需要。香港大红鹰股份有限公司的上述行为具有借助他人知名品牌进行不正当竞争或通过囤积买卖商标牟取非法利益的意图,扰乱了正常的商标注册管理秩序和公平有序的市场竞争秩序。由此,争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册的”之情形。
另外,《商标法》第十条第一款第(七)项主要禁止的是故意夸大商品或服务的功能、作用等,从而掩盖了商品或服务在质量、主要原料、功能、用途等方面的真相,欺骗消费者,容易使公众对商品或服务的质量等特点或产地产生误认的商标注册。《商标法》第十条第一款第(八)项规定的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志”主要指商标注册对社会上良好风气、习惯、社会公共利益、公共秩序产生负面、消极影响,即商标本身不具可注册性。本案中,争议商标指定使用在“服装”等商品上不致造成相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认,未构成带有欺骗性的标识。我委认为不良影响条款适用的前提是该商标的使用造成了对公共利益的损害,至于对特定民事主体权益的损害则不属于该条款调整范围。争议商标所表示内容并非贬义或其他消极含义,其注册和使用不致产生有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的后果。且申请人提交的证据亦不足以证明争议商标使用在核定商品上会造成相关公众对商品的质量等特点或产地产生误认又或者有害于社会主义道德风尚或具有其他不良社会影响的后果。申请人称争议商标的申请注册违反《商标法》第十条之规定的主张,因缺乏足够的事实依据,我委不予支持。申请人关于争议商标的注册违反《商标法》第四条的主张,因缺乏相应的事实依据,我委不予认可。
综上所述,依照《商标法》第三十条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我委裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
数据来源:中国商标网




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