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第8211047号“津壳”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2019]第0000267133号
2019-11-07 00:00:00.0
申请人:壳牌品牌国际股份公司
委托代理人:北京安伦知识产权代理有限公司
被申请人:天津联合津壳石化有限公司
委托代理人:天津津源商标代理事务所(普通合伙)
申请人于2018年05月07日对第8211047号“津壳”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求申请。我局依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人第180730号“壳牌”商标、第672171号“壳牌”商标、第1404303号“壳牌石油气”商标、第33828号“SHELL”商标、第904466号“SHELL”商标(以下称引证商标一至五)构成类似商品上的近似商标。二、申请人的“壳牌”商标是世界知名商标,根据《商标法》第十三条的规定,我公司第776816号“SHELL”商标应被认定为“飞机、轮船、气垫船和陆地运载器的加热润滑油服务”上的驰名商标,第180730号“壳牌”商标应被认定为“润滑剂”商品上的驰名商标,并获得跨类别的广泛保护。争议商标是对申请人在先驰名商标的恶意抄袭和摹仿,容易误导公众,致使申请人的利益受损。三、争议商标系对申请人在先使用并具有一定影响商标的恶意抢注,其注册损害了申请人的在先商号权和在先域名权。四、争议商标系被申请人以不正当手段提出的的注册申请,其行为违背了诚实信用原则,超出了正常的生产经营需求,争议商标的注册使用必将带来不良社会影响。综上,依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第(七)项、第(八)项、第十三条、第十四条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款和第四十五条第一款的规定,请求宣告争议商标的注册无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、申请人的介绍及历史、壳牌中国网站网页摘录;
2、申请人在中国部分城市加油站网点统计表;
3、申请人及其商标宣传推广证据、广告合同、付款凭证、发票、照片等;
4、中国环境保护产业协会等授予壳牌产品的认证证书及试验报告;
5、广州壳牌石油化工公司发布的广告及所获奖项;
6、延长壳牌石油有限公司营业执照、广告及媒体照片和活动照片、配送合同等;
7.重庆壳牌石化公司营业执照、广告合同及照片、报道;
8.2006年壳牌公司验资报告、商标许可协议、2009年壳牌中国与各经营部之间的经销合同及证书;
9.申请人所获奖项、申请人在境外商标注册证及在中国的注册列表;
10.相关假冒壳牌产品和侵权标识的行政处罚决定书;
11.商标异议案件列表、相关裁定书;
12.被申请人的全国信用信息公示报告、被申请人公司官网信息;
13.申请人第4类、37类壳牌系列商标证明、相关词典解释;
14.其他相关证据材料。
被申请人答辩的主要理由:争议商标有特殊含义,与引证商标存在很大区别,不构成近似商标。请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据:营业执照、产品宣传册。
针对被申请人的答辩理由和证据,申请人坚持其无效宣告理由。
经审理查明:一、1.争议商标由天津市恒基油业有限公司于2010年4月15日申请注册,经我局审查决定予以核准,核定使用在第4类润滑油、燃料等商品上,其注册公告刊登在第1260期(2011年4月21日)《商标公告》上,于2011年5月6日转让至本案被申请人名下。现为有效注册商标。
2.引证商标一至五早于争议商标申请注册,核定使用在第4类润滑剂等商品上。现均为申请人有效注册商标。
3.被申请人名下共18件商标,指定使用在第1、4类商品上,包括“津壳”、“JINQIAO”、“豪赫蒂夫 HOCHTIEF”、“日默瓦”、“RIMOWA”等。争议商标原注册申请人天津市恒基油业有限公司名下共4件商标,均指定使用在第4类商品上,包括“京恒基”、贝壳图形,其中第8219856号图形商标因与壳牌国际股份公司注册在第4类商品上的图形商标近似被驳回。
4.申请人壳牌品牌国际股份公司于2003年12月1日在瑞士注册,其在中国有北京壳牌石油有限公司、天津壳牌石油有限公司、广州壳牌石油有限公司等关联公司,经营范围为燃油、润滑油、加油站等业务。
上述事实由商标档案及证据2、5、6、7予以在案佐证。
二、引证商标的知名度情况。
5.申请人通过电视广告、期刊杂志、网络广告、主题宣传活动、社会投资等多种方式对引证商标及其产品进行广泛宣传。其中期刊杂志包括《人民日报》、《中国新闻周刊》等;网络媒体包括太平洋汽车网等;还包括印制印刷品、户外广告、举行加油站庆典、捐赠等其他宣传方式。
上述事实由申请人提供证据3、5、6、7在案佐证。
6.申请人产品销售区域覆盖中国大陆地区。
上述事实由申请人提交的证据2、3在案佐证。
7.申请人2009年至2013年在中国大陆广告宣传支出。
上述事实由申请人提交的证据3在案佐证。
8.2006年壳牌(中国)有限公司的验资报告由北京万全会计师事务所出具。
上述事实由申请人提交的证据8在案佐证。
我局认为,申请人主张的《商标法》第四条是关于商标专用权主体范围和取得商标专用权途径的规定,申请人主张争议商标的注册违反该规定,缺乏事实和法律依据,我局不予支持。《商标法》第七条为总则性条款,我局将根据申请人的具体评审理由并适用相应的实体条款予以审理。
鉴于本案争议商标于2014年5月1日《商标法》修改决定实施前已取得注册,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用修改前《商标法》,程序问题适用修改后《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效援引的修改后《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款实体性规定对应修改前《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项、第十三条、第二十八条、第三十一条、第四十一条第一款的规定。
依据修改后《商标法》第四十五条第一款的规定,“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。”本案争议商标于2011年4月21日核准注册,申请人于2018年5月7日提出无效宣告请求时已超过法定的五年期限。故我局针对申请人依据修改后《商标法》第三十条、第三十二条提出的宣告争议商标无效的请求予以驳回。
申请人主张其第180730号“壳牌”商标在“润滑剂”商品上已为相关公众所熟知,争议商标是对申请人在先引证商标一的恶意抄袭和摹仿。根据申请人提交的证据2至9等可以证明,申请人通过电视、杂志、网络、主题活动等多种形式对引证商标一及其产品进行广泛宣传,使得引证商标一及其产品在相关公众中已具有较高知名度。综上,我局认为在争议商标申请注册前,申请人第180730号“壳牌”商标在第4类润滑剂商品上已为相关公众所熟知。争议商标“津壳”与引证商标一“壳牌”在文字构成、呼叫等方面相近,且争议商标的原注册人天津市恒基油业有限公司与申请人为同行业经营者,其申请“津壳”商标同时亦申请了与申请人图形商标相近似贝壳图形商标,表明其对申请人引证商标理应知晓,故其申请注册与引证商标一“壳牌”近似的争议商标,难谓善意,系对申请人引证商标一的复制、摹仿。根据查明事实3可知争议商标的原注册人和被申请人具有明显的抄袭、摹仿他人知名商标的恶意。争议商标指定使用的润滑剂、润滑油等商品与申请人引证商标一“壳牌”核定使用的润滑剂等商品在功能、用途、消费对象、销售场所及销售渠道等方面密切关联。在申请人引证商标一具有较高知名度的情况下,争议商标的原注册申请人将争议商标注册和使用在上述类似商品上,不当利用了申请人在先引证商标的知名度,并易误导相关公众,进而使申请人的合法利益可能受到损害。故争议商标的注册和使用已构成修改前《商标法》第十三条所指的不予注册并禁止使用的情形。
修改前《商标法》第十条第一款第(八)项所指的不良影响,是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。我局经审理认为,目前尚无证据表明争议商标存在上述情形,亦无证据表明争议商标带有欺骗性,且易使公众产生误认。故争议商标未违反修改前《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项的规定。
鉴于我局已依据修改前《商标法》第十三条的规定宣告争议商标无效,保护了申请人的在先商标权利,故对于争议商标是否构成修改前《商标法》第四十一条第一款所指的情形不再单独评述。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照修改前《中华人民共和国商标法》第十三条第二款、修改后《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:北京安伦知识产权代理有限公司
被申请人:天津联合津壳石化有限公司
委托代理人:天津津源商标代理事务所(普通合伙)
申请人于2018年05月07日对第8211047号“津壳”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求申请。我局依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人第180730号“壳牌”商标、第672171号“壳牌”商标、第1404303号“壳牌石油气”商标、第33828号“SHELL”商标、第904466号“SHELL”商标(以下称引证商标一至五)构成类似商品上的近似商标。二、申请人的“壳牌”商标是世界知名商标,根据《商标法》第十三条的规定,我公司第776816号“SHELL”商标应被认定为“飞机、轮船、气垫船和陆地运载器的加热润滑油服务”上的驰名商标,第180730号“壳牌”商标应被认定为“润滑剂”商品上的驰名商标,并获得跨类别的广泛保护。争议商标是对申请人在先驰名商标的恶意抄袭和摹仿,容易误导公众,致使申请人的利益受损。三、争议商标系对申请人在先使用并具有一定影响商标的恶意抢注,其注册损害了申请人的在先商号权和在先域名权。四、争议商标系被申请人以不正当手段提出的的注册申请,其行为违背了诚实信用原则,超出了正常的生产经营需求,争议商标的注册使用必将带来不良社会影响。综上,依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第(七)项、第(八)项、第十三条、第十四条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款和第四十五条第一款的规定,请求宣告争议商标的注册无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、申请人的介绍及历史、壳牌中国网站网页摘录;
2、申请人在中国部分城市加油站网点统计表;
3、申请人及其商标宣传推广证据、广告合同、付款凭证、发票、照片等;
4、中国环境保护产业协会等授予壳牌产品的认证证书及试验报告;
5、广州壳牌石油化工公司发布的广告及所获奖项;
6、延长壳牌石油有限公司营业执照、广告及媒体照片和活动照片、配送合同等;
7.重庆壳牌石化公司营业执照、广告合同及照片、报道;
8.2006年壳牌公司验资报告、商标许可协议、2009年壳牌中国与各经营部之间的经销合同及证书;
9.申请人所获奖项、申请人在境外商标注册证及在中国的注册列表;
10.相关假冒壳牌产品和侵权标识的行政处罚决定书;
11.商标异议案件列表、相关裁定书;
12.被申请人的全国信用信息公示报告、被申请人公司官网信息;
13.申请人第4类、37类壳牌系列商标证明、相关词典解释;
14.其他相关证据材料。
被申请人答辩的主要理由:争议商标有特殊含义,与引证商标存在很大区别,不构成近似商标。请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据:营业执照、产品宣传册。
针对被申请人的答辩理由和证据,申请人坚持其无效宣告理由。
经审理查明:一、1.争议商标由天津市恒基油业有限公司于2010年4月15日申请注册,经我局审查决定予以核准,核定使用在第4类润滑油、燃料等商品上,其注册公告刊登在第1260期(2011年4月21日)《商标公告》上,于2011年5月6日转让至本案被申请人名下。现为有效注册商标。
2.引证商标一至五早于争议商标申请注册,核定使用在第4类润滑剂等商品上。现均为申请人有效注册商标。
3.被申请人名下共18件商标,指定使用在第1、4类商品上,包括“津壳”、“JINQIAO”、“豪赫蒂夫 HOCHTIEF”、“日默瓦”、“RIMOWA”等。争议商标原注册申请人天津市恒基油业有限公司名下共4件商标,均指定使用在第4类商品上,包括“京恒基”、贝壳图形,其中第8219856号图形商标因与壳牌国际股份公司注册在第4类商品上的图形商标近似被驳回。
4.申请人壳牌品牌国际股份公司于2003年12月1日在瑞士注册,其在中国有北京壳牌石油有限公司、天津壳牌石油有限公司、广州壳牌石油有限公司等关联公司,经营范围为燃油、润滑油、加油站等业务。
上述事实由商标档案及证据2、5、6、7予以在案佐证。
二、引证商标的知名度情况。
5.申请人通过电视广告、期刊杂志、网络广告、主题宣传活动、社会投资等多种方式对引证商标及其产品进行广泛宣传。其中期刊杂志包括《人民日报》、《中国新闻周刊》等;网络媒体包括太平洋汽车网等;还包括印制印刷品、户外广告、举行加油站庆典、捐赠等其他宣传方式。
上述事实由申请人提供证据3、5、6、7在案佐证。
6.申请人产品销售区域覆盖中国大陆地区。
上述事实由申请人提交的证据2、3在案佐证。
7.申请人2009年至2013年在中国大陆广告宣传支出。
上述事实由申请人提交的证据3在案佐证。
8.2006年壳牌(中国)有限公司的验资报告由北京万全会计师事务所出具。
上述事实由申请人提交的证据8在案佐证。
我局认为,申请人主张的《商标法》第四条是关于商标专用权主体范围和取得商标专用权途径的规定,申请人主张争议商标的注册违反该规定,缺乏事实和法律依据,我局不予支持。《商标法》第七条为总则性条款,我局将根据申请人的具体评审理由并适用相应的实体条款予以审理。
鉴于本案争议商标于2014年5月1日《商标法》修改决定实施前已取得注册,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用修改前《商标法》,程序问题适用修改后《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效援引的修改后《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款实体性规定对应修改前《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项、第十三条、第二十八条、第三十一条、第四十一条第一款的规定。
依据修改后《商标法》第四十五条第一款的规定,“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。”本案争议商标于2011年4月21日核准注册,申请人于2018年5月7日提出无效宣告请求时已超过法定的五年期限。故我局针对申请人依据修改后《商标法》第三十条、第三十二条提出的宣告争议商标无效的请求予以驳回。
申请人主张其第180730号“壳牌”商标在“润滑剂”商品上已为相关公众所熟知,争议商标是对申请人在先引证商标一的恶意抄袭和摹仿。根据申请人提交的证据2至9等可以证明,申请人通过电视、杂志、网络、主题活动等多种形式对引证商标一及其产品进行广泛宣传,使得引证商标一及其产品在相关公众中已具有较高知名度。综上,我局认为在争议商标申请注册前,申请人第180730号“壳牌”商标在第4类润滑剂商品上已为相关公众所熟知。争议商标“津壳”与引证商标一“壳牌”在文字构成、呼叫等方面相近,且争议商标的原注册人天津市恒基油业有限公司与申请人为同行业经营者,其申请“津壳”商标同时亦申请了与申请人图形商标相近似贝壳图形商标,表明其对申请人引证商标理应知晓,故其申请注册与引证商标一“壳牌”近似的争议商标,难谓善意,系对申请人引证商标一的复制、摹仿。根据查明事实3可知争议商标的原注册人和被申请人具有明显的抄袭、摹仿他人知名商标的恶意。争议商标指定使用的润滑剂、润滑油等商品与申请人引证商标一“壳牌”核定使用的润滑剂等商品在功能、用途、消费对象、销售场所及销售渠道等方面密切关联。在申请人引证商标一具有较高知名度的情况下,争议商标的原注册申请人将争议商标注册和使用在上述类似商品上,不当利用了申请人在先引证商标的知名度,并易误导相关公众,进而使申请人的合法利益可能受到损害。故争议商标的注册和使用已构成修改前《商标法》第十三条所指的不予注册并禁止使用的情形。
修改前《商标法》第十条第一款第(八)项所指的不良影响,是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。我局经审理认为,目前尚无证据表明争议商标存在上述情形,亦无证据表明争议商标带有欺骗性,且易使公众产生误认。故争议商标未违反修改前《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项的规定。
鉴于我局已依据修改前《商标法》第十三条的规定宣告争议商标无效,保护了申请人的在先商标权利,故对于争议商标是否构成修改前《商标法》第四十一条第一款所指的情形不再单独评述。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照修改前《中华人民共和国商标法》第十三条第二款、修改后《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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