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第23094756号“顶捷三一TOP JIE SANY”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2021]第0000251677号
2021-09-09 00:00:00.0
申请人:三一重工股份有限公司
委托代理人:北京品源知识产权代理有限公司
被申请人:北京仲维海润石化科技有限公司
委托代理人:北京圆梦旭阳知识产权代理有限公司
申请人于2020年09月25日对第23094756号“顶捷三一TOP JIE SANY”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:争议商标与申请人及其关联公司在先注册的第3343988号“三一”商标、第3838227号“新三一”商标、第3838279号“金三一”商标、第3344003号“SANY”商标、第3343705号图形商标、第3443631号图形商标(以下称引证商标一至六)等系列商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标。申请人的第1550867号“SANY”商标、第1550869号“三一”商标(以下称引证商标七、八)构成驰名商标,争议商标构成对申请人驰名商标的摹仿和抄袭,易造成公众的混淆和误认,淡化申请人驰名商标的显著性。“三一”为申请人在先字号和在先域名,争议商标侵犯了申请人的在先字号权和在先域名权。争议商标的注册具有不正当性,易使相关公众对商品的来源产生混淆,违反了诚实信用原则,扰乱了正常的市场秩序,误导消费者并将产生不良的社会影响。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)、(八)项、第十三条三款、第三十条、第三十二条、第三十三条、第四十四条第一款、第四十五条第一款等规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、申请人企业介绍资料;
2、申请人旗下商标获得保护的记录;
3、经公证的获荣誉证据;
4、国内外领导人到访申请人企业的资料;
5、申请人产品图片、网络查询资料;
6、企业年报(含审计报告);
7、申请人举办和参加展览会、交流会、品牌节资料;
8、广告合同;
9、期刊杂志的宣传资料、媒体报道资料;
10、网络搜索“三一”、“SANY”的资料;
11、申请人参加公益的资料、社会责任报告;
12、申请人及其关联公司商标注册资料;
13、申请人维权资料;
14、申请人关联公司简介;
15、申请人在电能、石油开发、润滑油领域的媒体报道资料;
16、被申请人商标注册资料;
17、申请人与三一集团有限公司关联关系证明;
18、其他相关证据。
被申请人答辩的主要理由:争议商标与引证商标不构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。申请人的商标不构成驰名商标。争议商标的注册未侵犯申请人的字号权。争议商标系被申请人原创,具有显著性,争议商标的注册和使用并未违反诚实信用原则,并未侵犯他人的在先权利,申请人的无效宣告理由均不能成立,争议商标应予以维持注册。
被申请人提交的主要证据:销售合同及发票、参展合同及发票、产品外包装照片。
申请人质证的主要意见已包含在申请理由中,请求对争议商标予以无效宣告。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2017年3月10日提出注册申请,2018年3月7日予以核准注册,核定使用在第04类“润滑油”等商品上,专用权至2028年3月6日。
2、引证商标一至六的所有人为三一集团有限公司,引证商标七、八的所有人为三一重工股份有限公司(即申请人)。各引证商标的注册时间均早于争议商标申请日,引证商标一至六核定使用在第4类“燃料、除尘制剂、润滑油”等商品上,引证商标七、八核定使用在第7类“挖掘机”等商品上,截至本案审理时均为在先有效注册商标。
3、申请人在申请书首页中还引证了第765619号“三一SANY及图”商标(以下称引证商标九),引证商标九在争议商标申请日前获准注册,核定使用在第04类“增碳剂”商品上,所有人为三一集团有限公司,截至本案审理时为在先有效注册商标。
4、申请人提交的证据17显示,三一集团有限公司授权申请人对其名下所有商标进行维权,故我局对申请人引用引证商标一至六、九对本案争议商标提出无效宣告请求的主体资格予以认可。
5、引证商标八于2005年在商标管理案件中,在第7类“挖掘机、液压泵”商品上适用《商标法》第十三条保护。2017年7月27日,引证商标八“三一”在北京知识产权法院作出的(2015)京知民初字第1670号民事判决中适用《商标法》第十三条保护。
6、被申请人共申请注册了90多件商标,其中包含“顶捷 TOPJIE”、“DELERFU”、“德埃夫”、“FUUES”、“国福斯”、“三菱化”、“新原装三菱系”、“天昆仑亓”、“三一石 TRINITY”等多件与申请人及他人知名品牌近似之商标。
以上事实有商标档案及申请人提交的证据2、17在案佐证。
我局认为,本案争议商标获准注册日期早于2019年11月1日,根据法不溯及既往的原则,实体问题应适用2013年《商标法》,本案的相关程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求依据的2013年《商标法》第七条为原则性规定,其内容已体现在2013年《商标法》具体条款之中,我局将依据当事人的具体评审理由以及在案证据适用相应的2013年《商标法》条款予以审理,对上述原则性规定不单独评述。根据当事人提出的事实和理由,本案主要焦点问题可归纳为:一、争议商标与引证商标一至六、九是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,从而违反了2013年《商标法》第三十条的规定。二、争议商标的申请注册是否违反了2013年《商标法》第十三条第三款的规定。三、争议商标的注册是否侵犯了申请人的商号权及在先域名权,从而违反了2013年《商标法》第三十二条的规定。四、争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项的规定。五、争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
关于焦点问题一,争议商标在整体认读上与引证商标五、六区别明显,不构成近似商标。
争议商标指定使用的商品与引证商标一至四、九核定使用的商品属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标一至四、九在文字、字母构成、呼叫及整体认读等方面近似,已构成近似商标。争议商标与引证商标一至四、九共同使用在同一种或类似商品上,易使相关公众对商品来源产生混淆误认,已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,违反了2013年《商标法》第三十条的规定。
关于焦点问题二,鉴于我局依据2013年《商标法》第三十条的规定对申请人在先注册商标已予以保护,故本案无需适用2013年《商标法》第十三条第三款的规定再行审理,我局对于申请人该部分理由不再予以评述。
关于焦点问题三,2013年《商标法》第三十二条的规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。由于《商标法》的其他条款对于在先商标权利保护问题已经做了相应的规定,所以本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的,除商标权以外的其他权利。本案中,申请人主张的在先权利为商号权和在先域名权。商标与商号的权利性质不同,在商业活动中发挥的功能也不同,因此,在认定系争商标是否侵犯他人在先商号权时,通常要求系争商标与他人在先商号相同或基本相同。本案中争议商标与申请人商号未构成相同或基本相同,故争议商标的注册未损害申请人的在先商号权。申请人提交的在案证据不能证明申请人在争议商标注册申请日之前将与争议商标相同或近似的标识作为域名,使用在与争议商标指定使用的“润滑油”等商品或类似的服务或商品上,在中国相关公众中具有一定的知名度,争议商标未侵犯申请人的在先域名权。综上,争议商标的注册未违反2013年《商标法》第三十二条的规定。
关于焦点问题四,2013年《商标法》第十条第一款第(七)项规定的“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”是指商标的文字、图形或者其他构成要素本身具有欺骗性,容易使相关公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生误认。本案争议商标不存在上述情形,未构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)项所指情形。
据2013年《商标法》第十条第一款第(八)项之规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。其中,“社会主义道德风尚”是指我国人民共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯,“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案争议商标本身并无有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形。故争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款(八)项所指情形。
关于焦点问题五,2013年《商标法》第四十四条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”的“其他不正当手段”是指欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等情形。申请商标注册应当基于从事正当的生产经营活动的需要和目的,遵循诚实信用原则,若注册申请人明显缺乏真实使用意图,注册、囤积与他人知名商标相近似的商标,其行为则构成扰乱商标注册秩序,损害公平竞争、诚实信用的市场秩序,属于2013年《商标法》第四十四条第一款“其他不正当手段取得注册”所指情形。本案中,争议商标与引证商标构成近似商标,且依据我局查明的案件事实,被申请人名下共计90多件商标,其中包含“顶捷 TOPJIE”、“DELERFU”、“德埃夫”、“FUUES”、“国福斯”、“三菱化”、“新原装三菱系”、“天昆仑亓”、“三一石 TRINITY”等多件与申请人及他人知名品牌近似之商标。被申请人申请注册上述商标的行为超出了正常的生产经营使用之需,明显有借他人市场声誉牟利之目的。被申请人的此种行为难谓正当,且违反了诚实信用原则,不仅会造成商品或服务来源的误认,而且扰乱了正常的商标注册秩序、损害了公平竞争的市场环境,已构成了以其他不正当手段注册商标的情形。故争议商标的申请注册违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
此外,申请人称争议商标的注册已构成2019年《商标法》第四条所指“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”之情形,但鉴于2013年《商标法》第四条中对此并无相关规定,故该项主张我局不予支持。申请人援引的2013年《商标法》第三十三条是有关异议的程序性条款,不适用于无效宣告程序。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:北京品源知识产权代理有限公司
被申请人:北京仲维海润石化科技有限公司
委托代理人:北京圆梦旭阳知识产权代理有限公司
申请人于2020年09月25日对第23094756号“顶捷三一TOP JIE SANY”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:争议商标与申请人及其关联公司在先注册的第3343988号“三一”商标、第3838227号“新三一”商标、第3838279号“金三一”商标、第3344003号“SANY”商标、第3343705号图形商标、第3443631号图形商标(以下称引证商标一至六)等系列商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标。申请人的第1550867号“SANY”商标、第1550869号“三一”商标(以下称引证商标七、八)构成驰名商标,争议商标构成对申请人驰名商标的摹仿和抄袭,易造成公众的混淆和误认,淡化申请人驰名商标的显著性。“三一”为申请人在先字号和在先域名,争议商标侵犯了申请人的在先字号权和在先域名权。争议商标的注册具有不正当性,易使相关公众对商品的来源产生混淆,违反了诚实信用原则,扰乱了正常的市场秩序,误导消费者并将产生不良的社会影响。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)、(八)项、第十三条三款、第三十条、第三十二条、第三十三条、第四十四条第一款、第四十五条第一款等规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、申请人企业介绍资料;
2、申请人旗下商标获得保护的记录;
3、经公证的获荣誉证据;
4、国内外领导人到访申请人企业的资料;
5、申请人产品图片、网络查询资料;
6、企业年报(含审计报告);
7、申请人举办和参加展览会、交流会、品牌节资料;
8、广告合同;
9、期刊杂志的宣传资料、媒体报道资料;
10、网络搜索“三一”、“SANY”的资料;
11、申请人参加公益的资料、社会责任报告;
12、申请人及其关联公司商标注册资料;
13、申请人维权资料;
14、申请人关联公司简介;
15、申请人在电能、石油开发、润滑油领域的媒体报道资料;
16、被申请人商标注册资料;
17、申请人与三一集团有限公司关联关系证明;
18、其他相关证据。
被申请人答辩的主要理由:争议商标与引证商标不构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。申请人的商标不构成驰名商标。争议商标的注册未侵犯申请人的字号权。争议商标系被申请人原创,具有显著性,争议商标的注册和使用并未违反诚实信用原则,并未侵犯他人的在先权利,申请人的无效宣告理由均不能成立,争议商标应予以维持注册。
被申请人提交的主要证据:销售合同及发票、参展合同及发票、产品外包装照片。
申请人质证的主要意见已包含在申请理由中,请求对争议商标予以无效宣告。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2017年3月10日提出注册申请,2018年3月7日予以核准注册,核定使用在第04类“润滑油”等商品上,专用权至2028年3月6日。
2、引证商标一至六的所有人为三一集团有限公司,引证商标七、八的所有人为三一重工股份有限公司(即申请人)。各引证商标的注册时间均早于争议商标申请日,引证商标一至六核定使用在第4类“燃料、除尘制剂、润滑油”等商品上,引证商标七、八核定使用在第7类“挖掘机”等商品上,截至本案审理时均为在先有效注册商标。
3、申请人在申请书首页中还引证了第765619号“三一SANY及图”商标(以下称引证商标九),引证商标九在争议商标申请日前获准注册,核定使用在第04类“增碳剂”商品上,所有人为三一集团有限公司,截至本案审理时为在先有效注册商标。
4、申请人提交的证据17显示,三一集团有限公司授权申请人对其名下所有商标进行维权,故我局对申请人引用引证商标一至六、九对本案争议商标提出无效宣告请求的主体资格予以认可。
5、引证商标八于2005年在商标管理案件中,在第7类“挖掘机、液压泵”商品上适用《商标法》第十三条保护。2017年7月27日,引证商标八“三一”在北京知识产权法院作出的(2015)京知民初字第1670号民事判决中适用《商标法》第十三条保护。
6、被申请人共申请注册了90多件商标,其中包含“顶捷 TOPJIE”、“DELERFU”、“德埃夫”、“FUUES”、“国福斯”、“三菱化”、“新原装三菱系”、“天昆仑亓”、“三一石 TRINITY”等多件与申请人及他人知名品牌近似之商标。
以上事实有商标档案及申请人提交的证据2、17在案佐证。
我局认为,本案争议商标获准注册日期早于2019年11月1日,根据法不溯及既往的原则,实体问题应适用2013年《商标法》,本案的相关程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求依据的2013年《商标法》第七条为原则性规定,其内容已体现在2013年《商标法》具体条款之中,我局将依据当事人的具体评审理由以及在案证据适用相应的2013年《商标法》条款予以审理,对上述原则性规定不单独评述。根据当事人提出的事实和理由,本案主要焦点问题可归纳为:一、争议商标与引证商标一至六、九是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,从而违反了2013年《商标法》第三十条的规定。二、争议商标的申请注册是否违反了2013年《商标法》第十三条第三款的规定。三、争议商标的注册是否侵犯了申请人的商号权及在先域名权,从而违反了2013年《商标法》第三十二条的规定。四、争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项的规定。五、争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
关于焦点问题一,争议商标在整体认读上与引证商标五、六区别明显,不构成近似商标。
争议商标指定使用的商品与引证商标一至四、九核定使用的商品属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标一至四、九在文字、字母构成、呼叫及整体认读等方面近似,已构成近似商标。争议商标与引证商标一至四、九共同使用在同一种或类似商品上,易使相关公众对商品来源产生混淆误认,已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,违反了2013年《商标法》第三十条的规定。
关于焦点问题二,鉴于我局依据2013年《商标法》第三十条的规定对申请人在先注册商标已予以保护,故本案无需适用2013年《商标法》第十三条第三款的规定再行审理,我局对于申请人该部分理由不再予以评述。
关于焦点问题三,2013年《商标法》第三十二条的规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。由于《商标法》的其他条款对于在先商标权利保护问题已经做了相应的规定,所以本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的,除商标权以外的其他权利。本案中,申请人主张的在先权利为商号权和在先域名权。商标与商号的权利性质不同,在商业活动中发挥的功能也不同,因此,在认定系争商标是否侵犯他人在先商号权时,通常要求系争商标与他人在先商号相同或基本相同。本案中争议商标与申请人商号未构成相同或基本相同,故争议商标的注册未损害申请人的在先商号权。申请人提交的在案证据不能证明申请人在争议商标注册申请日之前将与争议商标相同或近似的标识作为域名,使用在与争议商标指定使用的“润滑油”等商品或类似的服务或商品上,在中国相关公众中具有一定的知名度,争议商标未侵犯申请人的在先域名权。综上,争议商标的注册未违反2013年《商标法》第三十二条的规定。
关于焦点问题四,2013年《商标法》第十条第一款第(七)项规定的“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”是指商标的文字、图形或者其他构成要素本身具有欺骗性,容易使相关公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生误认。本案争议商标不存在上述情形,未构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)项所指情形。
据2013年《商标法》第十条第一款第(八)项之规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。其中,“社会主义道德风尚”是指我国人民共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯,“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案争议商标本身并无有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形。故争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款(八)项所指情形。
关于焦点问题五,2013年《商标法》第四十四条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”的“其他不正当手段”是指欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等情形。申请商标注册应当基于从事正当的生产经营活动的需要和目的,遵循诚实信用原则,若注册申请人明显缺乏真实使用意图,注册、囤积与他人知名商标相近似的商标,其行为则构成扰乱商标注册秩序,损害公平竞争、诚实信用的市场秩序,属于2013年《商标法》第四十四条第一款“其他不正当手段取得注册”所指情形。本案中,争议商标与引证商标构成近似商标,且依据我局查明的案件事实,被申请人名下共计90多件商标,其中包含“顶捷 TOPJIE”、“DELERFU”、“德埃夫”、“FUUES”、“国福斯”、“三菱化”、“新原装三菱系”、“天昆仑亓”、“三一石 TRINITY”等多件与申请人及他人知名品牌近似之商标。被申请人申请注册上述商标的行为超出了正常的生产经营使用之需,明显有借他人市场声誉牟利之目的。被申请人的此种行为难谓正当,且违反了诚实信用原则,不仅会造成商品或服务来源的误认,而且扰乱了正常的商标注册秩序、损害了公平竞争的市场环境,已构成了以其他不正当手段注册商标的情形。故争议商标的申请注册违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
此外,申请人称争议商标的注册已构成2019年《商标法》第四条所指“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”之情形,但鉴于2013年《商标法》第四条中对此并无相关规定,故该项主张我局不予支持。申请人援引的2013年《商标法》第三十三条是有关异议的程序性条款,不适用于无效宣告程序。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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