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第36607616号“Donaldsonhv”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2021]第0000303111号
2021-10-26 00:00:00.0
申请人:唐纳森公司
委托代理人:北京市君合律师事务所
被申请人:吴高全
申请人于2021年01月15日对第36607616号“Donaldsonhv”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人是全球过滤系统及其配件行业的知名公司,“唐纳森”及“Donaldson”作为申请人中英文商标及商号经宣传使用为消费者所熟知。申请人在先注册第173524号“donaldson”商标、第173526号“donaldson”商标、第796469号“唐纳森DONALDSON”商标、第794721号“唐纳森DONALDSON”商标、第179598号“DONALDSON”商标、第798516号“唐纳森DONALDSON”商标、第951894号“唐纳森”商标、第919861号“DONALDSON”商标、第955720号“唐纳森”商标、第915911号“DONALDSON”商标(以下称引证商标一至十)。申请人引证商标一至四已经达到驰名程度,争议商标的注册是对申请人驰名商标的复制、摹仿,易损害申请人利益。争议商标与申请人引证商标一至十构成使用在类似商品或服务上的近似商标。争议商标的注册侵犯了申请人在先商号权,构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响商标的情形。被申请人所实际控制的多家关联公司与申请人处于同行业,且被申请人关联方江西骏腾机械设备有限公司还是申请人2019年度的经销商之一,被申请人完全知晓申请人及商标的知名度仍恶意注册争议商标。除争议商标外,被申请人名下申请注册了近300枚商标,绝大部分商标为抄袭模仿他人的知名商标,违反了诚实信用原则,扰乱了商标注册秩序和市场经济秩序,易造成不良社会影响。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(八)项、第十三条第三款、第十五条第二款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款及《民法通则》、《反不正当竞争法》相关规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):申请人商标注册情况;获奖情况;审计报告;产品销售情况;广告宣传情况;媒体报道;申请人子公司与被申请人关联方签订的经销协议等相关证据;展会资料;法院判决;被申请人关联企业信息;被申请人商标注册情况及相关品牌介绍等。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2019年3月4日提交注册申请,指定使用在第7类商品上,经审查在“农业机械”等部分商品上予以初步审定,核准注册日期为2020年5月7日,现为被申请人名下有效注册商标。
2、引证商标一至十均于争议商标申请日前核准注册,分别核定使用在第7类“清洁器”等商品上、第11类“空气净化器”等商品上、第7类“滤清器”等商品上、第11类“工业除尘器”等商品上、第12类“机动车发动机消声器”等商品上、第12类“机动车发动机”等商品上、第37类“工业和发动机用空气过滤器及过滤装置的维修”等服务上、第37类“对工业用发动机用空气过滤器和过滤装置进行维护”等服务上、第42类“过滤器技术的咨询服务”服务上、第42类“对于过滤器技术的应用方面的咨询服务”服务上,现均为申请人名下有效注册商标。
3、至本案审理之时,被申请人名下拥有299枚商标,其中包括“纳博特斯克”、“博格华纳”、“玛努利”、“MANULI”、“宝峨 BAUER”、“威克诺森 WACKERNEUSON”、“SEIM”、“康明斯纯正”、“日野纯正”、“EPIROC”、“HAWE”、“美孚纯正”等。
我局认为,《商标法》第七条为总则性条款,一般不作为商标评审申请的直接法律依据,且其立法精神已体现在《商标法》具体条款的规定之中。《民法通则》、《反不正当竞争法》的立法精神亦已体现在《商标法》具体条款的规定之中,本案适用《商标法》相关具体条款予以审理。根据当事人的理由、事实和请求,本案的焦点问题可归纳为以下几点:
一、争议商标的注册是否违反《商标法》第三十条之规定。争议商标核定使用商品与引证商标一至六核定使用商品、与引证商标七至十核定使用服务具有一定差异,不属于类似商品或服务,故争议商标与引证商标一至十未构成使用在类似商品或服务上的近似商标,争议商标的注册未违反《商标法》第三十条的规定。
二、争议商标的注册是否违反《商标法》第十三条第三款之规定。商标是否为相关公众广为知晓并享有较高声誉,主要考虑相关公众对该商标的知晓程度、该商标的持续使用时间、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围、该商标曾受保护的记录等因素。申请人在本案中提交的证据可以证明其商标具有一定知名度,但本案争议商标核定使用的“农业机械”等商品与申请人商标籍以知名的工业除尘器等商品具有一定差异,争议商标的注册和使用不致误导公众,致使申请人的利益受到损害,故争议商标的注册未违反《商标法》第十三条第三款的规定。
三、争议商标的注册是否损害了申请人的在先商号权以及是否以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标,从而违反了《商标法》第三十二条之规定。申请人在本案提交的证据均未涉及争议商标核定使用的“农业机械”等商品,不足以证明在争议商标申请日之前,在与争议商标核定使用的“农业机械”等商品相同或相类似商品上,“Donaldson”作为申请人商号和商标经使用已具有一定知名度和影响力,故争议商标的注册未违反《商标法》第三十二条的规定。
四、争议商标的注册是否违反《商标法》第十五条第二款之规定。《商标法》第十五条第二款规定,就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。申请人在本案提交的关于“Donaldson”商标的使用证据均未涉及本案争议商标核定使用的“农业机械”等商品,故争议商标的注册未违反《商标法》第十五条第二款的规定。
五、争议商标的注册是否违反《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之规定。本条规定的“以其他不正当手段取得注册”主要是指,系争商标注册人在申请注册商标的时候,以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。本案争议商标完整包含申请人“donaldson”商标,在字母构成、呼叫等方面相近。除争议商标外,被申请人还先后申请注册了近三百枚商标,包括“纳博特斯克”、“博格华纳”、“玛努利”、“MANULI”、“宝峨 BAUER”、“威克诺森 WACKERNEUSON”、“SEIM”、“康明斯纯正”、“日野纯正”、“EPIROC”、“HAWE”、“美孚纯正”等与他人具有一定知名度的商标相同或近似的商标。据此,可以认定本案被申请人申请注册争议商标的行为具有明显的采取不正当手段复制、抄袭及摹仿他人高知名度商标的故意。该类不正当注册行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认,更扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序,违反了诚实信用原则,构成《商标法》第四十四条第一款所指的情形。
六、争议商标的注册是否违反《商标法》第十条第一款第(八)项之规定。依据《商标法》第十条第一款第(八)项之规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。其中,“社会主义道德风尚”是指我国人民共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯,“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案争议商标其本身并无有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形,故争议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
此外,申请人请求依据《商标法》第四条之规定宣告争议商标无效之主张,缺乏足够事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:北京市君合律师事务所
被申请人:吴高全
申请人于2021年01月15日对第36607616号“Donaldsonhv”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人是全球过滤系统及其配件行业的知名公司,“唐纳森”及“Donaldson”作为申请人中英文商标及商号经宣传使用为消费者所熟知。申请人在先注册第173524号“donaldson”商标、第173526号“donaldson”商标、第796469号“唐纳森DONALDSON”商标、第794721号“唐纳森DONALDSON”商标、第179598号“DONALDSON”商标、第798516号“唐纳森DONALDSON”商标、第951894号“唐纳森”商标、第919861号“DONALDSON”商标、第955720号“唐纳森”商标、第915911号“DONALDSON”商标(以下称引证商标一至十)。申请人引证商标一至四已经达到驰名程度,争议商标的注册是对申请人驰名商标的复制、摹仿,易损害申请人利益。争议商标与申请人引证商标一至十构成使用在类似商品或服务上的近似商标。争议商标的注册侵犯了申请人在先商号权,构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响商标的情形。被申请人所实际控制的多家关联公司与申请人处于同行业,且被申请人关联方江西骏腾机械设备有限公司还是申请人2019年度的经销商之一,被申请人完全知晓申请人及商标的知名度仍恶意注册争议商标。除争议商标外,被申请人名下申请注册了近300枚商标,绝大部分商标为抄袭模仿他人的知名商标,违反了诚实信用原则,扰乱了商标注册秩序和市场经济秩序,易造成不良社会影响。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(八)项、第十三条第三款、第十五条第二款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款及《民法通则》、《反不正当竞争法》相关规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):申请人商标注册情况;获奖情况;审计报告;产品销售情况;广告宣传情况;媒体报道;申请人子公司与被申请人关联方签订的经销协议等相关证据;展会资料;法院判决;被申请人关联企业信息;被申请人商标注册情况及相关品牌介绍等。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2019年3月4日提交注册申请,指定使用在第7类商品上,经审查在“农业机械”等部分商品上予以初步审定,核准注册日期为2020年5月7日,现为被申请人名下有效注册商标。
2、引证商标一至十均于争议商标申请日前核准注册,分别核定使用在第7类“清洁器”等商品上、第11类“空气净化器”等商品上、第7类“滤清器”等商品上、第11类“工业除尘器”等商品上、第12类“机动车发动机消声器”等商品上、第12类“机动车发动机”等商品上、第37类“工业和发动机用空气过滤器及过滤装置的维修”等服务上、第37类“对工业用发动机用空气过滤器和过滤装置进行维护”等服务上、第42类“过滤器技术的咨询服务”服务上、第42类“对于过滤器技术的应用方面的咨询服务”服务上,现均为申请人名下有效注册商标。
3、至本案审理之时,被申请人名下拥有299枚商标,其中包括“纳博特斯克”、“博格华纳”、“玛努利”、“MANULI”、“宝峨 BAUER”、“威克诺森 WACKERNEUSON”、“SEIM”、“康明斯纯正”、“日野纯正”、“EPIROC”、“HAWE”、“美孚纯正”等。
我局认为,《商标法》第七条为总则性条款,一般不作为商标评审申请的直接法律依据,且其立法精神已体现在《商标法》具体条款的规定之中。《民法通则》、《反不正当竞争法》的立法精神亦已体现在《商标法》具体条款的规定之中,本案适用《商标法》相关具体条款予以审理。根据当事人的理由、事实和请求,本案的焦点问题可归纳为以下几点:
一、争议商标的注册是否违反《商标法》第三十条之规定。争议商标核定使用商品与引证商标一至六核定使用商品、与引证商标七至十核定使用服务具有一定差异,不属于类似商品或服务,故争议商标与引证商标一至十未构成使用在类似商品或服务上的近似商标,争议商标的注册未违反《商标法》第三十条的规定。
二、争议商标的注册是否违反《商标法》第十三条第三款之规定。商标是否为相关公众广为知晓并享有较高声誉,主要考虑相关公众对该商标的知晓程度、该商标的持续使用时间、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围、该商标曾受保护的记录等因素。申请人在本案中提交的证据可以证明其商标具有一定知名度,但本案争议商标核定使用的“农业机械”等商品与申请人商标籍以知名的工业除尘器等商品具有一定差异,争议商标的注册和使用不致误导公众,致使申请人的利益受到损害,故争议商标的注册未违反《商标法》第十三条第三款的规定。
三、争议商标的注册是否损害了申请人的在先商号权以及是否以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标,从而违反了《商标法》第三十二条之规定。申请人在本案提交的证据均未涉及争议商标核定使用的“农业机械”等商品,不足以证明在争议商标申请日之前,在与争议商标核定使用的“农业机械”等商品相同或相类似商品上,“Donaldson”作为申请人商号和商标经使用已具有一定知名度和影响力,故争议商标的注册未违反《商标法》第三十二条的规定。
四、争议商标的注册是否违反《商标法》第十五条第二款之规定。《商标法》第十五条第二款规定,就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。申请人在本案提交的关于“Donaldson”商标的使用证据均未涉及本案争议商标核定使用的“农业机械”等商品,故争议商标的注册未违反《商标法》第十五条第二款的规定。
五、争议商标的注册是否违反《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之规定。本条规定的“以其他不正当手段取得注册”主要是指,系争商标注册人在申请注册商标的时候,以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。本案争议商标完整包含申请人“donaldson”商标,在字母构成、呼叫等方面相近。除争议商标外,被申请人还先后申请注册了近三百枚商标,包括“纳博特斯克”、“博格华纳”、“玛努利”、“MANULI”、“宝峨 BAUER”、“威克诺森 WACKERNEUSON”、“SEIM”、“康明斯纯正”、“日野纯正”、“EPIROC”、“HAWE”、“美孚纯正”等与他人具有一定知名度的商标相同或近似的商标。据此,可以认定本案被申请人申请注册争议商标的行为具有明显的采取不正当手段复制、抄袭及摹仿他人高知名度商标的故意。该类不正当注册行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认,更扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序,违反了诚实信用原则,构成《商标法》第四十四条第一款所指的情形。
六、争议商标的注册是否违反《商标法》第十条第一款第(八)项之规定。依据《商标法》第十条第一款第(八)项之规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。其中,“社会主义道德风尚”是指我国人民共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯,“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案争议商标其本身并无有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形,故争议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
此外,申请人请求依据《商标法》第四条之规定宣告争议商标无效之主张,缺乏足够事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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