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第36248292号“叮当猫DORAEMON”商标无效宣告请求裁定书
商评字[2024]第0000041984号
2024-02-02 00:00:00.0
申请人:艾影(上海)商贸有限公司
委托代理人:北京集佳知识产权代理有限公司
被申请人:四川乐品家具有限公司
申请人于2022年10月27日对第36248292号“叮当猫DORAEMON”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人是中国大陆唯一经过授权使用《哆啦A梦》(英文《DORAEMON》)作品角色形象、名称等相关权利的合法权利人,且有权处理相关法律事务。二、《哆啦A梦》(英文《DORAEMON》)是申请人在先创作、发行并取得较高知名度和商业价值的动漫作品名称,其角色名称亦为“哆啦A梦(DORAEMON)”“叮当猫”。争议商标的申请注册易使相关公众误认为其与该作品存在特定联系,造成申请人在先权益受损。争议商标的注册损害了申请人著作权等在先权利。三、争议商标与第18537219号“DORAEMON”商标、第11226977号“哆啦A梦 DORAEMON及图”商标、第18537232号“哆啦A梦”商标、第3162426号“DORAEMON及图”商标、第18003333号“DORAEMON BABY”商标(以下分别称引证商标一至五)构成使用在类似商品上的近似商标。四、被申请人摹仿申请人引证商标,谋取非法利益,具有不正当竞争的主观恶意。争议商标具有欺骗性,其注册和使用会造成产源误认及不良社会影响。五、申请人商标在与本案情形类似的案件中已得到保护。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)项及第(八)项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等的规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据:
1、争议商标与各引证商标档案信息、关于“哆啦A梦”系列商标及著作权授权资料;
2、1993-1994年《哆啦A梦》漫画作品在国内出版发行的合约书、委托状等;
3、《哆啦A梦》动画作品在中国大陆播放统计、收视率情况等;
4、《哆啦A梦》动漫作品在报纸、网络、展会、发行图书等宣传报道情况;
5、申请人签订的《国际商品销售许可协议书》;
6、2002年、2005年至2020年《哆啦A梦》作品相关权利的授权书及公证认证材料、相应翻译件等;
7、《哆啦A梦》动漫作品图书照片;
8、2018年至2020年《哆啦A梦》作品相关权利的授权书及公证认证材料、相应翻译件;
9、类似情况在先案例等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:一、争议商标由郭建波于2019年1月30日申请注册,经异议程序于2021年5月14日获准注册,核定使用在第20类“家具”等商品上。该商标经转让现所有人为被申请人。该商标的专用权期限至2029年9月27日。
国际影业有限公司引证商标一至五于争议商标申请日之前向我局提出注册申请,核定使用在第20类、第24类商品上,现均为有效在先商标。
二、FUJIKO•F•FUJIO PRO Co.,Ltd.分别于2010年1月1日、2013年1月30日、2015年7月1日、2018年4月1日、2021年2月24日授权株式会社小学馆集英社使用电视剧“哆啦A梦”的名称、标记、设计、标识、商标、肖像、视觉表现、衍生形象的推广和商品化权利,期限至2023年12月31日。
三、株式会社小学馆集英社分别于2010年1月1日、2014年4月2日、2015年7月1日、2018年4月1日、2021年2月24日授权Animation International FZ-LLC(以下简称AI-DUBAI)使用电视剧“哆啦A梦”的名称、标记、设计、标识、商标、肖像、视觉表现、衍生形象的推广和商品化权利,AI-DUBAI指定国际影业有限公司作为代理人来实施和执行该授权书中规定的所有或任何事项,期限至2023年12月31日。
四、国际影业有限公司授权艾影(上海)商贸有限公司(即本案申请人)使用电视剧“哆啦A梦”的名称、标记、设计、标识、商标、肖像、视觉表现、衍生形象的推广和商品化权利并有权以自己的名义单独对侵犯上述商标专用权的行为采取法律行动,期限为盖章之日持续有效,除非授权人书面解除授权。
以上事实由商标档案及申请人证据在案佐证。
我局认为,鉴于争议商标2021年5月14日获准注册,故本案的实体性问题和程序性问题均适用2019年《商标法》的相关规定进行审理。
争议商标的注册申请时间2019年1月30日早于引证商标三初步审定公告日2019年9月27日,故其与引证商标三是否存在权利冲突的问题应属2019年《商标法》第三十一条规定的调整范围,我局将据此予以审理。
由我局查明事实二可知,引证商标一至五的权利人为国际影业有限公司,通过申请人提交的《哆啦A梦》作品相关权利的授权书及公证认证材料可以证明,国际影业有限公司已将引证商标一至五许可给申请人使用,亦授权申请人使用电视剧“哆啦A梦”的名称、标记、设计、标识、商标、肖像、视觉表现、衍生形象的推广和商品化权利,因此,可以认定申请人为本案的利害关系人,其具有依据《商标法》第三十条、第三十一条、第三十二条提出无效宣告请求的主体资格。
根据申请人提出的评审请求、事实和理由,本案焦点问题可以归纳为:一、争议商标与引证商标一至五是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的申请注册是否构成2019年《商标法》第三十二条的情形。三、争议商标的申请注册是否构成2019年《商标法》第四十四条第一款的情形。
关于焦点问题一,我局认为,申请人提交的在案证据可以证明“DORAEMON”、图形与“哆啦A梦”已形成较为强烈的一一指代关系。争议商标与引证商标三指代事物相近,已构成近似标识。争议商标核定使用的“非金属箱;竹木工艺品;软木工艺品”商品与引证商标三核定使用的“玩具箱;竹编制品(不包括帽、席、垫);具有造型的手提电话(装饰)”商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面相同或相近,属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标三共同使用在上述同一种或类似商品上,易使相关公众对商品来源产生混淆误认。综上,争议商标在“非金属箱;竹木工艺品;软木工艺品”商品上与引证商标三构成2019年《商标法》第三十一条所指情形。
争议商标核定使用的除“非金属箱;竹木工艺品;软木工艺品”以外的商品与引证商标三核定使用的商品不属于同一种或类似商品。故争议商标在除“非金属箱;竹木工艺品;软木工艺品”以外的商品上与引证商标三未构成2019年《商标法》第三十一条所指情形。
争议商标核定使用的商品与引证商标一、二、四、五核定使用的商品不属于同一种或类似商品,故争议商标与上述引证商标未构成2019年《商标法》第三十条的规定。
关于焦点问题二,我局认为,2019年《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”中的在先权利是指除商标权以外的其他权利。该条款所指的在先权利不仅包括现行法律已经明确规定的在先法定权利,也包括根据《民法典》和其他法律的规定应予保护的合法权益。申请人所主张的知名动漫作品名称权及角色名称权,虽非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型,但当动漫作品的名称及角色名称因具有一定知名度而能够与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合,动漫作品相关公众有可能将其对于动漫作品的认知与情感投射于动漫作品名称之上,从而对其结合的商品或服务产生好感以及信任感,使权利人有可能据此获得动漫作品发行以外的商业价值与交易机会时,则该动漫作品名称及角色名称可构成《商标法》第三十二条所指的在先权利予以保护。本案中,申请人提交的证据表明,在争议商标申请注册前,《哆啦A梦》(英文:“DORAEMON”)动漫作品已经在中国进行出版,并且该电视动画片已经在全国多家电视台持续播放,收视率较高,多家报刊及网络媒体亦对《哆啦A梦》(英文:“DORAEMON”)动漫作品进行了大量宣传报道,且“哆啦A梦”(英文:“DORAEMON”)作为其同名动漫作品的主要动漫形象在宣传报道中共同出现,已形成一一对应关系。“哆啦A梦”(英文:“DORAEMON”)作为申请人知名动漫作品的名称及角色名称已经为相关公众所了解,具有极高知名度,而该动漫作品知名度的取得包含了申请人创造性劳动的结晶,其所带来的商业价值和商业机会也是申请人投入大量劳动和资本所获得。因此,《哆啦A梦》(英文:“DORAEMON”)作为在先知名的动漫作品名称及角色名称应当作为在先权益得到保护。本案争议商标“叮当猫DORAEMON”与申请人动漫作品名称及角色名称英文名称“DORAEMON”完全一致,难谓巧合。争议商标核定使用的家具等商品系相关动漫作品的常见衍生商品,极大可能借用了在先作品所形成的市场声誉或不当损害了商业利益,使相关公众认为争议商标核定使用的商品来源于在先作品名称及角色名称的所有人并产生混淆误认,从而挤占在先作品名称及角色名称所有人基于该在先作品名称及角色名称享有的在先合法权益。故本案宜认定被申请人注册争议商标的行为违反了2019年《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
其次,争议商标“叮当猫DORAEMON”仅为普通印刷体,不能独立地表达一定的思想和情感,不具有作品要求的独创性,不能认定为作品。申请人关于争议商标的注册损害其在先著作权,从而违反2019年《商标法》第三十二条规定的主张,缺乏事实依据,我局对此不予支持。
关于焦点问题三,我局认为,鉴于我局已适用2019年《商标法》第三十二条的规定对申请人在先权利予以保护,故对争议商标的注册不再适用2019年《商标法》第四十四条第一款的规定进行审理。
尚无证据证明争议商标属于2019年《商标法》第四条、第十条第一款第(七)项及第(八)项所指情形。2019年《商标法》第七条系总则性条款,鉴于我局已适用具体条款对本案进行审理,故我局不再予以评述。
申请人其他无效宣告申请理由缺乏事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2019年《中华人民共和国商标法》第三十一条、第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
委托代理人:北京集佳知识产权代理有限公司
被申请人:四川乐品家具有限公司
申请人于2022年10月27日对第36248292号“叮当猫DORAEMON”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人是中国大陆唯一经过授权使用《哆啦A梦》(英文《DORAEMON》)作品角色形象、名称等相关权利的合法权利人,且有权处理相关法律事务。二、《哆啦A梦》(英文《DORAEMON》)是申请人在先创作、发行并取得较高知名度和商业价值的动漫作品名称,其角色名称亦为“哆啦A梦(DORAEMON)”“叮当猫”。争议商标的申请注册易使相关公众误认为其与该作品存在特定联系,造成申请人在先权益受损。争议商标的注册损害了申请人著作权等在先权利。三、争议商标与第18537219号“DORAEMON”商标、第11226977号“哆啦A梦 DORAEMON及图”商标、第18537232号“哆啦A梦”商标、第3162426号“DORAEMON及图”商标、第18003333号“DORAEMON BABY”商标(以下分别称引证商标一至五)构成使用在类似商品上的近似商标。四、被申请人摹仿申请人引证商标,谋取非法利益,具有不正当竞争的主观恶意。争议商标具有欺骗性,其注册和使用会造成产源误认及不良社会影响。五、申请人商标在与本案情形类似的案件中已得到保护。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)项及第(八)项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等的规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据:
1、争议商标与各引证商标档案信息、关于“哆啦A梦”系列商标及著作权授权资料;
2、1993-1994年《哆啦A梦》漫画作品在国内出版发行的合约书、委托状等;
3、《哆啦A梦》动画作品在中国大陆播放统计、收视率情况等;
4、《哆啦A梦》动漫作品在报纸、网络、展会、发行图书等宣传报道情况;
5、申请人签订的《国际商品销售许可协议书》;
6、2002年、2005年至2020年《哆啦A梦》作品相关权利的授权书及公证认证材料、相应翻译件等;
7、《哆啦A梦》动漫作品图书照片;
8、2018年至2020年《哆啦A梦》作品相关权利的授权书及公证认证材料、相应翻译件;
9、类似情况在先案例等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:一、争议商标由郭建波于2019年1月30日申请注册,经异议程序于2021年5月14日获准注册,核定使用在第20类“家具”等商品上。该商标经转让现所有人为被申请人。该商标的专用权期限至2029年9月27日。
国际影业有限公司引证商标一至五于争议商标申请日之前向我局提出注册申请,核定使用在第20类、第24类商品上,现均为有效在先商标。
二、FUJIKO•F•FUJIO PRO Co.,Ltd.分别于2010年1月1日、2013年1月30日、2015年7月1日、2018年4月1日、2021年2月24日授权株式会社小学馆集英社使用电视剧“哆啦A梦”的名称、标记、设计、标识、商标、肖像、视觉表现、衍生形象的推广和商品化权利,期限至2023年12月31日。
三、株式会社小学馆集英社分别于2010年1月1日、2014年4月2日、2015年7月1日、2018年4月1日、2021年2月24日授权Animation International FZ-LLC(以下简称AI-DUBAI)使用电视剧“哆啦A梦”的名称、标记、设计、标识、商标、肖像、视觉表现、衍生形象的推广和商品化权利,AI-DUBAI指定国际影业有限公司作为代理人来实施和执行该授权书中规定的所有或任何事项,期限至2023年12月31日。
四、国际影业有限公司授权艾影(上海)商贸有限公司(即本案申请人)使用电视剧“哆啦A梦”的名称、标记、设计、标识、商标、肖像、视觉表现、衍生形象的推广和商品化权利并有权以自己的名义单独对侵犯上述商标专用权的行为采取法律行动,期限为盖章之日持续有效,除非授权人书面解除授权。
以上事实由商标档案及申请人证据在案佐证。
我局认为,鉴于争议商标2021年5月14日获准注册,故本案的实体性问题和程序性问题均适用2019年《商标法》的相关规定进行审理。
争议商标的注册申请时间2019年1月30日早于引证商标三初步审定公告日2019年9月27日,故其与引证商标三是否存在权利冲突的问题应属2019年《商标法》第三十一条规定的调整范围,我局将据此予以审理。
由我局查明事实二可知,引证商标一至五的权利人为国际影业有限公司,通过申请人提交的《哆啦A梦》作品相关权利的授权书及公证认证材料可以证明,国际影业有限公司已将引证商标一至五许可给申请人使用,亦授权申请人使用电视剧“哆啦A梦”的名称、标记、设计、标识、商标、肖像、视觉表现、衍生形象的推广和商品化权利,因此,可以认定申请人为本案的利害关系人,其具有依据《商标法》第三十条、第三十一条、第三十二条提出无效宣告请求的主体资格。
根据申请人提出的评审请求、事实和理由,本案焦点问题可以归纳为:一、争议商标与引证商标一至五是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的申请注册是否构成2019年《商标法》第三十二条的情形。三、争议商标的申请注册是否构成2019年《商标法》第四十四条第一款的情形。
关于焦点问题一,我局认为,申请人提交的在案证据可以证明“DORAEMON”、图形与“哆啦A梦”已形成较为强烈的一一指代关系。争议商标与引证商标三指代事物相近,已构成近似标识。争议商标核定使用的“非金属箱;竹木工艺品;软木工艺品”商品与引证商标三核定使用的“玩具箱;竹编制品(不包括帽、席、垫);具有造型的手提电话(装饰)”商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面相同或相近,属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标三共同使用在上述同一种或类似商品上,易使相关公众对商品来源产生混淆误认。综上,争议商标在“非金属箱;竹木工艺品;软木工艺品”商品上与引证商标三构成2019年《商标法》第三十一条所指情形。
争议商标核定使用的除“非金属箱;竹木工艺品;软木工艺品”以外的商品与引证商标三核定使用的商品不属于同一种或类似商品。故争议商标在除“非金属箱;竹木工艺品;软木工艺品”以外的商品上与引证商标三未构成2019年《商标法》第三十一条所指情形。
争议商标核定使用的商品与引证商标一、二、四、五核定使用的商品不属于同一种或类似商品,故争议商标与上述引证商标未构成2019年《商标法》第三十条的规定。
关于焦点问题二,我局认为,2019年《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”中的在先权利是指除商标权以外的其他权利。该条款所指的在先权利不仅包括现行法律已经明确规定的在先法定权利,也包括根据《民法典》和其他法律的规定应予保护的合法权益。申请人所主张的知名动漫作品名称权及角色名称权,虽非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型,但当动漫作品的名称及角色名称因具有一定知名度而能够与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合,动漫作品相关公众有可能将其对于动漫作品的认知与情感投射于动漫作品名称之上,从而对其结合的商品或服务产生好感以及信任感,使权利人有可能据此获得动漫作品发行以外的商业价值与交易机会时,则该动漫作品名称及角色名称可构成《商标法》第三十二条所指的在先权利予以保护。本案中,申请人提交的证据表明,在争议商标申请注册前,《哆啦A梦》(英文:“DORAEMON”)动漫作品已经在中国进行出版,并且该电视动画片已经在全国多家电视台持续播放,收视率较高,多家报刊及网络媒体亦对《哆啦A梦》(英文:“DORAEMON”)动漫作品进行了大量宣传报道,且“哆啦A梦”(英文:“DORAEMON”)作为其同名动漫作品的主要动漫形象在宣传报道中共同出现,已形成一一对应关系。“哆啦A梦”(英文:“DORAEMON”)作为申请人知名动漫作品的名称及角色名称已经为相关公众所了解,具有极高知名度,而该动漫作品知名度的取得包含了申请人创造性劳动的结晶,其所带来的商业价值和商业机会也是申请人投入大量劳动和资本所获得。因此,《哆啦A梦》(英文:“DORAEMON”)作为在先知名的动漫作品名称及角色名称应当作为在先权益得到保护。本案争议商标“叮当猫DORAEMON”与申请人动漫作品名称及角色名称英文名称“DORAEMON”完全一致,难谓巧合。争议商标核定使用的家具等商品系相关动漫作品的常见衍生商品,极大可能借用了在先作品所形成的市场声誉或不当损害了商业利益,使相关公众认为争议商标核定使用的商品来源于在先作品名称及角色名称的所有人并产生混淆误认,从而挤占在先作品名称及角色名称所有人基于该在先作品名称及角色名称享有的在先合法权益。故本案宜认定被申请人注册争议商标的行为违反了2019年《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
其次,争议商标“叮当猫DORAEMON”仅为普通印刷体,不能独立地表达一定的思想和情感,不具有作品要求的独创性,不能认定为作品。申请人关于争议商标的注册损害其在先著作权,从而违反2019年《商标法》第三十二条规定的主张,缺乏事实依据,我局对此不予支持。
关于焦点问题三,我局认为,鉴于我局已适用2019年《商标法》第三十二条的规定对申请人在先权利予以保护,故对争议商标的注册不再适用2019年《商标法》第四十四条第一款的规定进行审理。
尚无证据证明争议商标属于2019年《商标法》第四条、第十条第一款第(七)项及第(八)项所指情形。2019年《商标法》第七条系总则性条款,鉴于我局已适用具体条款对本案进行审理,故我局不再予以评述。
申请人其他无效宣告申请理由缺乏事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2019年《中华人民共和国商标法》第三十一条、第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
数据来源:中国商标网




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